축제한마디 | 군포철쭉축제

-쿠오~! -쾅! -키엑~! 본래 모습으로 라혼과 붙은 프리사메티는 드래곤 로어, 드래곤 피어, 드래곤 브레스, 등 드래곤의 권능 대부분을 사용했지만 라혼에겐 역부족이었다. 마법을 사용할라 쳐도 라혼은 신성마법(神聖魔法)과 일반마법을 마음대로 조합하는 81서클Cycl-라혼은 자칭 108서클Cycl 마법사라고 하지만 프리사메티는 끝까지 81서클Cycl이라고 우기고 있다. 그러나 마법은 9서클Cycl이상은 없다.― 마법사였다. 웜급 이상의 드래곤이 사용한다는 용언마법(龍言魔法)을 모르는 프리사메티가 마법은 사용하면 듣도 보도 못한 엄청난 마법세례를 받아야 했다. 그러나 강한 상대와 계속 겨루다 보면 싫어도 실력이 느는 법, 프리사메티는 나날이 강해져가고 있었다.

-쾅! 신성력(神聖力)이 가득한 하얀 빛의 홀리 오러 블레이드와 하얀 검신(檢身)이 황금으로 만든 냥 황금빛을 흘리는 오러 블레이드와 출돌 하자. 굉음(轟音)과 함께 엄청난 충격파(衝擊波)가 발생했다.

*** 제도(帝都) 그란에 크리스털 캐슬의 이그라혼이 마고제국 수도 크론까지 군대를 진군 했다는 소식이 전해지자 축제 분위기에 휩싸였다. 역사상 그 어떤 장수도 단, 한 달 만에 그런 성과를 낸 적이 없었다. 벌써부터 그란의 모든 선술집에서 승전을 축하하는 축배의 노래가 흘러나오고 있었다.

“행군 속도를 빠르게 할까요?” “아니! 행크!” “옛, 로드!” “네가 인솔해라!” “옛, 로드!” 113백인대의 행크 백인장은 로드 이그라혼의 명령을 받고 113백인대 예니체리들에게 전투준비를 지시 했다.

“그대 이그라혼 시드그람이여! 그대는 임페리움을 가진 임페라토르가 되어 제국을 지켜냈도다. 그대의 업적은 역사에서도 찾아보기 힘들었도다. 이그라혼 시드그람이여! 그대에게 임페라토르라는 칭호를 사용하는 것을 허락하노라!” -와아~! 사실 그동안 라혼에게 임페라토르라는 칭호는 일종의 별명이었다. 그러나 이제 원로원이 승인하였음으로 정식이름가 된것이다. 사실 칭호문제는 각자가 쓰고 싶은 칭호나 별명을 쓰면 되지만 역량이 없이 이름만 거창하면 비웃음을 사도 할말 없었다. 그러나 라혼은 충분히 임페라토르라는 칭호를 사용해도 누가 뭐라할 정도는 아니었지만 원로원에서 공식적인 승인을 받는다는 것은 상당히 명예로운 일이었다. 프리켑스 오노스는 환호하는 시민들을 다시 진정시키고 말을 이었다.

“그게 뭔 소리입니까?” “이 섬의 주인은 누구지?” “에? 그야 해적왕의…….” “해적왕의 소유지. 이 섬을 이용하는 모두가 해적이고, 이 섬의 주인은 해적들에게 편의를 제공했고, 섬의 주인 또한 해적이야! 그럼 시드그람 제국과 마고제국, 파시아, 파리아까지 인정한 대륙공법에 따라 해적의 재산은 그 해적을 잡은 자에게 돌아가므로 이 섬은 내꺼야!” “아직 해적을 잡은……. 이런 빌어먹을 잡았잖아.” 롯꼬는 대장의 장황한 설명이 끝나자 따지듯이 물으려다 이미 이 섬의 주인을 잡았다는 사실을 떠올렸다.

(1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한 다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개 씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명 의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변 화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다 특허법상 모인(冒認) 법리 255 고 할 수 없다.

그런데 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원의 합의에 따라 지분율을 결정하기 606) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁(“共同研究開発のために利用された設備ないし投下され た器材等の有無及び量の大小共同発明者が共同研究開発を遂行するためにさまざまの研究設備を提供し、その利 用を他方の共同発明者にも認めているとき、この物的設備の提供と利用は、共同発明者の持分算定上考慮すべき 要素の一つとなる。ことに、これらの設備が代替性を有しない特殊なものであること並びに新規に右設備を設置 するものとすれば、巨額の設備投資資金を要する性質の研究設備であるならば、これら設備の提供者である共同 発明者の持分は、そうでない者の持分に比較して大きいと考えられる。”). 607) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発遂行の過程で多種多様の器材を使用する場 合、右器材の量及び価格も器材提供者たる共同発明者の持分算定に影響を及ぼす。 608) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁ことに、使用された器材が稀少価値を有し、容易に入手 できないものであったり、量的には僅少ものであっても、異常に高価なものであるようなときには、これら特殊 器材の提供者たる共同発明者の持分は、かかる器材を提供しない他の共同発明者の持分よりも大きい。 609) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 37頁共同研究開発における研究開発資金の負担の有無及びそ の程度は、各共同発明者の持分算定上考慮すべき要素となる。 これは、あたかも数人で土地、建物を購入する場合、各自の持分が原則としてその拠出金額の割合で定ま る、とする考えとほぼ同じ面をもつ。したがって、まず資金提供者たる共同発明者の持分は、資金を 提供しない共同発明者の持分よりも大きい。さらに、資金提供者たる共同発明者間においては、資金 の額の大なる共同発明者の持分が、資金の額の小なる共同発明者のそれよりも大きい。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 202 어려운 경우도 있고 심지어 지분율이 애당초 불명확한 경우도 적지 않다. 그래서 관련 된 경우 공동발명자 각자의 지분비율을 어떻게 결정할 것인지가 문제가 된다.610) 7) 평가 小林健男론은 일본에서 공동발명자 간의 지분율 산정방법을 제시한 오래된 것이 다. 1975년의 이론이라는 점에서 나름 의의를 가진다. 두 회사 사이의 공동연구개발계 약에 있어서는 그 결과물인 특허의 지분을 미리 결정함에 있어서 투여인력, 투여경비, 기자재 등을 중요하게 볼 수 있다. 그러나, 공동발명자 결정 및 지분율 산정은 그러한 비창작적 요소와는 무관한 것이다. 이런 견지에서 필자는 小林健男의 이론을 격렬하 게 반대한다. 小林健男의 이론은 두 회사 사이에 특허의 지분을 결정함에 있어서는 활 용될 수 있으나, 발명자 지분율을 결정함에 있어서는 활용될 수 없는 것이다. 발명자 권과 소유권은 별개의 쟁점이다.611) 小林健男론은 소유권 배분에는 적용될 수 있을지 모르나 발명자권 배분에는 적용될 수 없는 것이다.

290) 專利法 第22條 第3項(创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具 有实质性特点和进步.). 291) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“上述规定从正反两个方面界定了发明人或者设计人 的范围。其中的实质性特点”，对发明或者实用新型而言，应当与《专利法》第二十二条第三款规定的“与现有技术相 比该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样 的含义”) 292) 專利法實施細則(2010年)第二十一条(发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规 定撰写： 　　（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最 接近的现有技术共有的必要技术特征； 　　（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技 术的技术特征.这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范 围.). 293) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“在一般情况下对应于《专利法实施细则》第二十条 第一款规定的独立权利要求特征部夯记载的“区别于最接近的现有技术的技术特征”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 123 실질적 구별이 있어야 한다.”294) ‘현존 디자인 또는 현존 디자인의 특징적 조합과 상 호 비교하여 실질적 구별을 하는 것’이 앞서 발명과 실용신안 부분에서 살핀 ‘실질적 특징’의 판단과 유사한 메커니즘을 가진다. 여기에서 언급된 ‘실질적 특징’은 일반적 인 경우에서는 특허법 실시세칙 제28조295)에서 기재한 ‘디자인요점’을 확인할 필요가 있는 것이다.296) 특허심사지침에서 말하는 '실질적 특징'의 의미는 다음과 같다. “발명이 특출한 실 질적 특징을 가지고 있다는 것은 통상의 기술자의 입장에서 당해 발명이 선행기술과 의 통상의 비교에서 쉽게 나타나는 것이 아닌 것을 말한다. 가령 당해 발명이 통상의 기술자가 선행기술에 근거하여, 그리고 합리적인 논리로 분석하고 추리하거나 또는 제한된 실험으로 얻을 수 있는 것이면 당해 발명은 쉽게 나타나는 것으로서 선명한 실질적 특징이 없다.”297)298) 위 견해에 따르면 실질적 특징은 진보성(창조성) 요건을 충족하여야 한다. 한 견해에 따르면 창조성을 인정하는 과정에서 신규성 요건을 갖추 는 것을 당연히 전제조건으로 하여야 하고 신규성을 충족하지 않으면 실질적 특징이 없고 창조성도 없는 것이다.299) 위 설명만으로는 신규성만을 구비한 요소도 실질적 특 징을 가진 요소인지, 아니면 진보성(창조성)까지 구비한 요소만이 실질적 특징을 가진 요소인지가 명확하지 않다.

나. 화학발명에 影山光太郎 산정방법 적용 원리와 모델을 기초로 공동발명자 여부를 판단하고 나아가 그들 사이의 지분율 산 정방법을 제안한 影山光太郎론은 적어도 화학발명에서는 상당한 활용도가 있을 것으 로 생각된다. 기존의 이론들은 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부 및 지 분율을 결정 및 산정하였으나, 연구의 결과물인 청구항의 구성요소보다도 연구의 과 정이 더 중요한 실험의 분야에서는 影山光太郎 산정방법이 더 타당할 수 있다고 생각 699) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에 는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”). 700) ‘입증의 편의’를 그 추정법리의 이유로 이해하는 견해도 있으나 ‘입증편의’보다는 ‘법적 안정성’이 더 중요한 이유라고 생각한다. 김원오, “대작(代作)에 있어 성명표시의 취급에 관한 법적 쟁점”, 계간 저작권 제25권 제2 호, 한국저작권위원회, 2012, 99면(“저작자의 판정을 둘러싸고 분쟁이 생긴 경우에는 저작자 본인에게는 자명 해도 다른 사람은 쉽게 판단할 수 없어 입증이 곤란한 경우가 적지 않다. 따라서 저작권법은 입증의 편의를 위해 소정의 표시자를 저작자로 추정하는 규정을 두고 있다(제8조 제1항).”); 안효질, “저작권침해죄의 고소권 자에 관한 소견”, 고려법학 제74권, 고려대학교 법학연구원, 2014, 384-385면(“저작권을 주장하기 위하여 저작 자는 그가 저작자임을 증명하여야 하는데, 이는 구체적인 경우에 따라서는 어렵거나 번잡할 수 있다. 이러한 경우를 대비하여 저작권법 제8조 제1항은 번복 가능한 추정에 의하여 그 증명책임을 완화시키고 있다.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 245 구분 전체 항 중 개별 청구항의 중요도 갑의 공헌도 을의 공헌도 병의 공헌도 3명 공헌도의 합계 제1항 70% 50% 30% 20% 100% 제2항 20% 30% 60% 10% 100% 제3항 10% 30% 10% 60% 100% 합계 100% - - - - <표 22> 지분율 산정 가상사례(정차호 산정방법) 된다. 影山光太郎 산정방법은 일본에서도 외면받아 왔다고 관측되는데, 그 이론을 재 조명 할 필요가 있다. 이 글은 일본 및 우리나라에서 공동발명자 여부 및 지분율을 결 정 및 산정한 여러 판례를 살펴 보았는데, 그 판례들이 사용한 방법으로는 관련 법리 및 산정방법의 발전이 기대되지 않는다.

셋째, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명 A3를 乙이 출원한 경우, ① A3는 모인 출원 특허에 해당하지 않으므 로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 피모인자 모인자 공동의 실질적 기여가 인정되는 경우 공 유관계를 인정하는 것으로 하면, 甲과 乙의 공유에 해당하게 되어, ② 甲과 乙이 특허 법 제34조 또는 제35조에 따라 A3의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인 정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A3에 대한 특허권의 지분 이전을 청구할 수 있게 된다.

다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리 본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기 때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발 명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유 효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게 연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와 서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명 何創作貢獻。”). 354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作 之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍 難謂係共同發明人。”). 355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同 發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發 明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅 是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作， 抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發 明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發 明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大 學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不 能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍 不能稱為共同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 138 과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.

- 267 - 과정명 교육대상 학생 발명 창의적 문제해결 초․중․고 학생 지식재산권 창출 중․고 학생 발명체험 유치부․초․중․고 학생 S/W 창의 아카데미 초․중․고 학생 [표 5-3-45] 국제지식재산연수원의 학생 대상 교육과정 2) 정책 방향과 과제 도출 학생들에게 친근하고, 신선한 체험을 할 수 있다는 느낌을 주고, 학부모에 게도 창의력이나, 아이디어에 대한 발상의 전환을 주는 이미지를 갖도록 교 과목명을 변경하거나, 교과목의 설명을 부연하는 형태의 네이밍을 할 필요가 있다. 먼저, ‘창의적 문제해결’과정에서 주로 학습하는 내용은 딥러닝과 STEAM, 인공지능의 원리와 발명, 챗봇을 활용한 창의적 문제해결(이상 2018년 155기), 팀프로젝트 및 문제해결과정, 미래형 주택설계하기, 3D 모 델링, 3D 프린팅(2018년 156기), 창의적으로 발명문제 해결, 프로젝트 시 나리오 작성(2018년 157기), 발명과 창의성, 사고기법, 창의공학설계와 발 명, 미나 발명 아이디어 경진대회(2018년 158기), 기초기본교육(하드웨어 와 소프트웨어), 로봇 우주를 만나다(2018년 162기) 등의 과목으로 진행되 었다. 인공지능, 드론, 로봇 및 3D 프린팅을 주제로 하였고, 발명과 창의성 등을 주제로 한 경우도 있었다. ‘창의적 문제해결’과목은 “AI, 드론, 로 봇 등 신기술을 활용한 ‘창의력 개발 과정’”과 같은 형식으로 변경하여, 학습도구와 학습목표를 명확히 제시하여 수요자의 주의를 끄는 명칭으로 변 경될 필요가 있다.

국제지식재산연수원은 2018년 한 해 동안 특허청 공무원을 대상으로 총 149개 과정, 158회의 교육 프로그램을 운영할 계획이며, 이를 통해 약 1만 5천명 이상의 특허청 심사관, 심판관, 직원들을 교육하는 것을 목표로 하고 있다. * 특정 환자군 대상 의약물질의 의약용도에 대한 구체적인 약리효과 기재 가 필요 □ (미국) Mayo 사건 이후 치료·진단방법 발명을 자연법칙이나 자연현상, 또는 추상적인 아이디어로 보고 특허적격성을 인정하지 않았으나, 최근 환자군 한정 치료·진단방법에 특허적격성을 인정한 연방항소법원의 판 결이 선고됨 ○ (Vanda 사건) 최근 2018년, 연방항소법원(CAFC)은 환자군을 특정하는 진단 및 치료방법 발명에 대하여 특허적격성을 인정하는 판결(Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals)*을 선고함 * Vanda Pharms. Inc. v. West-Ward Pharms. Int'l Ltd. , 2016-2707, 2016-2708, 2018 WL 1770273, -F.3d - (Fed. Cir. April 13, 2018) - 본 사건의 발명은 유전자 검사를 통해 환자가 CYP2D6 결핍 대사자 유 전자형을 보유하는지 여부를 판단하고 이에 따라 약물용량을 다르게 투여하는 진단·치료방법에 관한 것임 - 54 - 1. A method for treating a patient with iloperidone, wherein the patient is suffering from schizophrenia, the method comprising the steps of: determining whether the patient is a CYP2D6 poor metabolizer by: obtaining or having obtained a biological sample from the patient; and performing or having performed a genotyping assay on the biological sample to determine if the patient has a CYP2D6 poor metabolizer genotype; and if the patient has a CYP2D6 poor metabolizer genotype, then internally administering iloperidone to the patient in an amount of 12 mg/day or less, and if the patient does not have a CYP2D6 poor metabolizer genotype, then internally administering iloperidone to the patient in an amount that is greater than 12 mg/day, up to 24 mg/day, wherein a risk of QTc prolongation for a patient having a CYP2D6 poor metabolizer genotype is lower following the internal administration of 12 mg/day or less than it would be if the iloperidone were administered in an amount of greater than 12 mg/day, up to 24 mg/day. - CAFC는 본 사건의 청구항이 Mayo 사건과는 달리 자연법칙을 관찰하는 것을 넘어서 약물을 투여해 환자를 치료·진단하는 단계를 포함하는 것으로 발명의 범위가 더욱 구체적이라고 봄 - 즉, 청구된 발명이 자연법칙이나 자연현상, 또는 추상적인 아이디어 (judicial exception)에 해당하지 않는다고 판단하며 특허적격성을 인정함 □ (일본) 의약용도발명에서 ‘용도’의 권리가 미치는 범위를 어디까지로 볼 것인지가 문제된 특허권침해 관련 판결에서, 화합물의 원래 용도 뿐만 아 니라 타 용도에까지 발명의 기술적 범위가 미친다고 보고 있음 ○ 의약용도발명에서 ‘용도’의 권리가 미치는 범위에 관한 동경지재 판 결*은 공지물질 ‘케토치펜’의 용도 구별이 명확하지 않은 경우에, 본 래용도(알레르기성 천식예방제)와 타 용도(알레르기성 비염치료제) 가 불가분의 일체가 되어 구별할 수 없기 때문에 제재 판매자는 ‘케토치펜’의 용도와 타 용도에까지 본 건 발명의 기술적 범위가 미 치는 것을 감수하지 않으면 안된다고 판시하였음11) - 55 - * 東京地裁 平成4年 10月23日 判決(知裁集24卷3号 805頁) ○ 관상동맥 재협착증에 대한 예방제 및 치료제의 의약용도발명 지재 고재 판결*에서, 의약용도발명의 경우 그 용도를 목적으로 의약품을 판매하는 사람은 그 발명을 실시하는 것인데, 전형적으로는 그 용 도가 직접적이고 명백하게 용기나 라벨에 표시된 의약품을 생산하 고 판매함으로써 이를 실시하는 것임 * Intellectual Property High Court, 2006. 11. 21. 2005(Ne)No.10125. - 직접적이고 명시적인 용도 표시가 없이 판매되더라도, 그 약이 특정 한 경우에 그와 같은 용도로 판매되었다는 것을 인정할 만한 충분한 근거가 있을 경우에는 발명의 실시로 인정할 수 있음 □ 개선방안 ○ (맞춤형 정밀의료 관련 특허 대상의 확대) 맞춤형 정밀의료의 핵심인 환자군 한정을 의약 용도발명의 구성요소로 인정하는 것은 타당한 측면이 있음 - 의약 용도발명 중 용법·용량을 한정한 발명이 사실상 치료방법에 대한 발명 임에도 불구, 발명의 구성요소로 인정하는 우회적 방법을 사용한 점을 참고 - 대법원 판례는 아니지만 상고심 기각되어 확정된 특허법원 판례(2016허5026)를 토대로, ‘환자군 한정’을 의약 용도 발명의 구성요소로 인정할 수 있음 ○ 치료방법적 요소를 가지고 있는 발명에 대한 독점권 부여시 우려 되는 점에 대한 해결책으로는, 앞서 살펴본 ‘의료행위’ 관련 특허 를 허용하는 경우에 대한 개선 방안과 유사한 방식으로 효력제한 규정의 도입을 통해 해결하는 방안을 검토할 수 있음 11) 이진희 “의약용도발명의 특허성 – 투여용법·용량에 특징이 있는 의약용도발명을 중심으로” 서울대학교 법학석사학위논문 (2017) - 56 - 4. 공서양속에 반하는 발명 – 특허법 제32조 (1) 기술의 개요 □ 유전체* , 줄기세포**는 희귀ㆍ난치병 치료의 대안으로 떠오르고 있으나, 윤리적 문제 등에 따른 반공서양속 발명에 대한 특허적격성 인정여부가 문제됨 * “유전체(genome)”는 생명체가 가지고 있는 모든 유전적 정보의 총합으로 유전자(gene)와 염색체(chromosome)를 합성한 단어 ** “줄기세포”는 어떤 조직으로든 발달할 수 있는 세포로 태생기 전능세포(pluripotent cell) 를 지칭 ○ “유전체 치료”란 결핍 혹은 결함이 있는 유전자를 분자수준에서 교정하여 질병을 치료하는 것을 의미 ○ “줄기세포 치료”는 줄기세포가 가진 자가분열(self-renew) 능력을 통해 기존의 유전체 치료의 문제인 번거로운 치료 과정과 횟수 를 줄일 수 있는 가능성을 인정받고 있음 ○ (글로벌시장) 글로벌 유전체시장은 ‘17년 174억달러(약 16.6조원)에서 연평 균 10.6% 성장, 줄기세포 시장은 ’17년 628억달러(약 70.8조원)에서 연평균 25.8% 급성장 전망 <유전체, 줄기세포 시장 현황 및 국내기술 수준> 구분 국내외 시장현황 국내 기술수준** 세계 시장 국내시장 점유율 (기술 격차) * 유전체 시장 ’11년 92억$ (10.4조원) 983억원 1.0% 유전자 치료기술 77.0% (3.9년) 줄기세포 시장 ’16년 506억$ (57.3조원) 11.5억$ (1.3조원) 2.2% 바이오 인공장기 개발기술 70.4% (4년) 줄기세포 분화·배양기술 84.0% (2.5년) 줄기세포 기술(치료기술) 86.9% (3.4년) 주) 1$=1,130원으로 원화 환산 * 한국생명공학연구원·생명공학정책연구센터 (2017) 자료를 토대로 산출 - 57 - ** 1위국(미국) 대비 기술수준 (출처: 한국보건산업진흥원, 2016년 보건의료·산업 기술수준 조사) ○ (국내산업 영향) 현재 줄기세포 기술은 미국, 영국, 일본 등 선진 국들 간 특정 세포 분화 유도 기술*에 대한 경쟁이 치열한 상황 에서, 우리나라 해당분야 관련 업체들 역시 글로별 경쟁력을 갖 고 있음* * 한국보건산업진흥원에 따르면 우리나라 업체들이 진행중인 줄기세포 임상시험은 총 64건 으로, 아시아권에서 치료제 개발이 가장 활발하며, 전 세계적으로는 미국에 이어 2위를 기 록(헬스코리아뉴스 “韓 줄기세포 임상 세계 2위 … 글로벌 경쟁력 ‘충분’” ‘16.7.6) ※ 최근 국내 연구팀이 한국인에게 면역 거부 반응 없이 이식할 수 있는 유도만능줄기세포 주를 구축. 맞춤형 세포 제작에 드는 시간과 비용이 절약될 것으로 전망됨(차의과학대는 송지환 의생명과학과 교수팀, ’18.7.26.발표) ○ 개인별 유전체 해독 및 분석을 통해 맞춤형 의료 촉진, 경제적 관점 의 혁신뿐 아니라, 질병의 ‘치료’에서 ‘예측 및 관리’로 개념이 전환 ○ (윤리적 문제) 반면 배아줄기세포는 인간 배아에서 채취한 것으 로 그 추출을 위해 하나의 생명이 될 배아를 파괴해야 한다는 점에서 윤리적 문제가 발생하는데, 이러한 기술에 독점배타적 권리를 부여하는 특허제도에 대한 국민의 법 감정을 고려하여 그 심사기준을 명확히 할 필요가 있음 (2) 해당 기술 관련 심사 제도의 주요 쟁점 □ 특허법 제32조(불특허사유)에 따라 ‘공서양속에 반하는 발명’은 특허를 받을 수 없으며, 이와 관련하여 최근 줄기세포 관련 기술 의 특허적격성 여부가 이슈 되고 있음 ○ (연구범위의 제한) 유전자 치료의 경우 유전질환, 암, 그 밖에 생명을 위협하거나 심각한 장애를 불러일으키는 질병에 한해 연구를 허용(생명윤리 법 §47) - 현재 이용 가능한 치료법이 없거나 유전자치료의 효과가 다른 치료법과 비교 하여 현저히 우수할 것으로 예측되는 치료라는 추가 요건 요구(생명윤리법§47②) - 58 - - 체외수정 등을 위한 배아의 보존기간이 지난 잔여배아 유래 배아줄기세포 연구는 근이영양증 등 대상질병(22종)에 한해 제한적으로 허용(생명윤리법 §29) ※「미국·EU·일본·중국」은 유전자치료 연구 시 대상 질환을 제한하지 않고, 「영국·프랑스·일본·중국」은 잔여배아 연구대상 질병에 제한을 두지 않음 - 생명윤리법 상 과도한 연구의 제한 규정은 바이오 분야 연구개발 활동을 위축시키고 결과적으로 특허창출을 저해함 ※ 현재 우리나라 생명윤리법상 허용하지 않는 질병에 대해서는 치료법 연구 자체가 금지되어 많은 연구가 국가감독을 벗어나 중국 등에서 시행되고 있는 실정임 ○ (특허적격성 인정범위) 유전체, 줄기세포 관련 기술은 산업상 이용가능성 (특허법§29①본문) *과 공서양속(특허법§32) ** 규정에 따라 특허여부가 결정됨 * 일반적인 유전체나 줄기세포를 자연계에 존재하는 물질로 보아 ‘발명의 성립성(특 허법 §2(1))’을 문제 삼을 수도 있지만, 이는 특허거절이유에 포함되지 않으므로, 보통 유용성이 없어 산업상 이용가능성을 충족하지 못한 발명으로 해석하여 특허 법 §29①에 따라 특허 거절 ** 혹은 산업상 이용가능성을 갖춘 발명이라 하더라도 공서양속에 반하는 발명으로 해석하여 특허법 §32에 따라 특허 거절 * 일반적인 유전체나 줄기세포가 자연계에 존재하는 물질에 해당하면 특허법 §2(1)의 ‘발명’에 해당하지 않으나, 특허법 §2는 거절이유에 포함되지 않으므로, 상기 유전체 등은 유용성이 없어 산업상이용가능성이 없는 발명으로 봄 ** 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명(예: 인체를 사용하는 방법 으로 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적 으로 구속하는 발명, 인간을 배제하지 않은 형질전환체에 관한 발명 등)에 대하여는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 봄(생명공학 관련 발명 특허심사기준) - 유전체 등이 자연물에 해당하여 유용성이 인정되지 않는 경우(특허법§29①본문 산업상 이용가능성),* 인간의 존엄성 손상 우려가 있는 경우(특허법§32 공서양속)** 등에는 특허를 받을 수 없음 - 세부기술별 심사기준이 명확하게 제시되지 않거나 심사실무 반영이 미흡 한 부분이 있다면 전면적인 검토가 필요할 것임 - 59 - ※ 미국은 Myriad 사건*이후 프라이머, 프로브** 등에 대한 특허대상성이 불인정되어, R&D 비용을 회수하지 못하는 바이오산업계의 불만이 고조되어 있음 * 美연방대법원은 cDNA가 자연의 산물이 아니고 인간에 의해 인위적으로 합성되어 특 허법 제101조의 ‘새로운’ 것에 해당하므로 특허 대상성이 인정된다고 판시하였으나, DNA 자체는 특허 대상성을 인정하지 않고 특허를 무효(133 S.Ct. 2107 (2013)) ** 프라이머(Priemr): DNA 합성반응등에서반응개시계기를만들고반응을촉진하는물질, 프로브(Probe): 타겟 유전자와의 상보적인 결합을 통해 단일 가닥의 DNA 혹은 RNA 속 에서 찾고자 하는 유전자 서열을 확인하는 데 이용 (3) 국내외 심사기준 ○ (우리나라) 특실심사기준(2018.8.1.)에 의하면, 인간의 존엄성을 손상 시키는 결과를 초래할 수 있는 발명(예: 인간을 복제하는 공정, 인 간생식세포계열의 유전적 동일성을 수정하는 공정 및 그 산물 등) 에 대하여는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 인정하 여 특허를 불허 - 과거 「생명공학분야 심사실무가이드(2012.1)」는 공서양속을 문란하게 하는 발명의 예시로 “「생명윤리 및 안전에 관한 법률(이하 ‘생명윤리 법’)」에 의해 금지되는 행위 또는 연구성과물에 관한 발명”을 열거하 였는데, 현재 통합 특실심사기준에서는 해당 문구가 삭제되었음 - 최근 ‘배아줄기세포주 및 이의 제조방법’이 특허로 등록*된 사례가 있으나, 이를 자세히 살펴보면 생명윤리에 관한 논란으로 배아줄기 세포의 제조방법에 관한 내용은 특허 등록 대상에서 제외되고, 기 탁된 줄기세포만 등록된 것임 * 황우석 박사가 특허 출원한 ‘배아줄기세포주 및 이의 제조방법’에 대해 특허 등록 결정 (경향신문 ‘‘황우석 배아줄기세포’ 10년만에 특허 등록…특허청 “제조방법은 특허대상서 제외” 2016.10.31.) ○ (미국) 특허법(Title 35 of United States Code, 35 U.S.C.) §101는 “새롭고, 유용한 방법, 기계, 제조물, 조성물, 또는 이들의 새롭 고 유용한 개선”에 대하여 특허를 부여하고 있으며, 별도의 불 - 60 - 특허사유는 명시하지 않음 - 즉, 미국은 다른 국가와 달리 특허 심사시 도덕성에 대한 고려(moral consideration)를 하지 않는데*, 다만, 자연법칙(laws of nature), 물리적 현상(natural phenomena), 또는 추상적 아이디어(abstract ideas)에 해당할 경우 전통적으로 특허를 받지 못하는 것으로 판단 * 앞서 언급한 황우석 박사의 발명은 미국과 캐나다에도 시 출원되었고 ‘11년 7월 및 ’14년 2월에 수탁된 배아줄기세포의 제조방법에 관한 것까지 각각 특허로 등록되었음 - 배아줄기세포가 생명체의 유형으로서 특허적격성을 가지는 여부는 결국 특허법 §101를 충족하는 하에서 특허성의 3가지 예외인 자연 법칙(laws of nature), 물리적 현상(natural phenomena), 또는 추상적 아이디어(abstract ideas)에 해당하지 않아야 함 - 다만, 미국 특허청은 특허심사지침(MPEP §2105)에서 직접적인 규정 이나 판례가 존재하는 것은 아니지만 인간 배아와 태아를 포함한 인간 유기체를 대상으로 하는 특허는 금지되는 것으로 해석하고 있으므로, 세포 하나하나가 태아가 될 가능성이 있는 만능줄기 세포의 경우에는 특허가 거절될 수 있음 ○ (유럽) EU 생명공학발명 지침(98/44/EC)에서 줄기세포의 특허 적격성에 대해 규정*하고 있는데, 산업상 또는 상업적 목적의 인 간배아를 사용하는 행위는 특허를 받지 못하도록 함 * (제5조 제1항) “인체를 형성하고 발전시키는 다양한 단계에 있는 인체는 특허 받을 수 없다.” (제6조 제2항) 다음 발명은 특허받을 수 없는 발명으로 간주된다: (a) 인간 클론(복제) 방법; (b) 인간의 생식계열 유전적 동일성을 변경시키는 방법; (c) 산업상 또는 상업적 목적으로 인간 배아를 이용하는 경우 - 인간배아를 파괴함으로써 얻어진 인간배아줄기세포를 사용하는 발명, 또는 인간배아를 파괴하는 공정에 의해 최초로 유도된 공공연하게 이용할 수 있는 인간배아줄기세포에 관한 발명은 특허를 불허 ○ (영국) 다른 유럽 국가와 달리 영국은 영국 특허법에 구체적으로 생 명공학 발명의 내용을 규정, Schedule A2의 Paragraph 3에 따르면 - 61 - ① 다양한 형성 및 발전 단계에 있는 인체 ② 인간 복제 방법 ③ 인 간의 생식계열 유전적 동일성을 변경시키는 방법 ④ 산업상 또는 상업적 목적으로 인간 배아를 이용하는 방법은 특허를 받을 수 없 음* * 이와 관련하여 2015년 3월에는 ‘인간배아줄기세포를 포함하는 발명에 대한 고시 (Notice on 25 March 2015)’가 발표됨 - 그러나, 영국 법령 하에서 인간배아줄기세포 그 자체를 특허로부터 배제하는 것은 아니고, 인간배아에 대한 연구도 비윤리적으로 간주 되지 않으며, 인간배아를 파괴하지 않는 만능줄기세포에 대해서도 특허를 부여하도록 규정하고 있음 (4) 국내외 판례·결정·심사례 □ 미국 ○ (Myriad 사건) 정제 또는 분리과정은 발명이 아니며, 배아줄기세 포든 성체 줄기세포든 줄기세포는 우리 신체에서 자연세포와는 구분될 수 있는 독특한 구조적, 기능적 기타 성질이 결여된 경 우에는 특허를 받을 수 없다고 판시함 - 반면 외생 유전자를 사용하여 획득한 유도만능줄기세포(iPSCs)는 그의 인위적 성질로 인하여 특허받을 가능성이 있음 ○ (Alice 사건) 미국 특허법 제101조에 의해 자연법칙(laws of nature), 물리적 현상(natural phenomena), 추상적 아이디어 (abstract ideas)는 특허대상이 아니라고 판시하며 Mayo 판례의 취지를 수용 ○ (줄기세포 분화방법) 한편, 미국 특허상표청에 따르면, 방법발명 과 관련하여 Mayo 및 Myriad 판례 이후에도 줄기세포 제조, 유 지 또는 분화 방법은 여전히 특허받을 수 있음 - 62 - - 예를 들면, 체세포를 재프로그래밍함으로써 유도만능줄기세포를 제조하는 방법은 특허받을 수 있지만(예컨대, 미국 특허 제 9,234,179호), 자연 분화 공정과 구분할 수 없는 분화 방법은 특허 받을 수 없는데, 특히 “상당한 그 이상(significantly more)”의 요건 하에서는 자연현상의 응용은 특허청구항을 자연현상 그 자체 이상에 해당하는 특허받을 수 있는 공정으로 전환시켜야 함 - 한편, 자연 생체마커의 탐지를 근거로 한 줄기세포의 확인 또는 분리방법은 만일 청구항이 자연 생체마커를 탐지하기 위하여 단지 일상적이고 관행적인 기술을 인용한다면 거절될 수 있음 □ 유럽 ○ (WARF 사건) 2008년 11월 25일, EPO의 확대항고부는 특허출원 한 시점에 반드시 인간배아의 파괴를 수반하는 방법에 의해서만 오로지 제작될 수 있는 제조물에 관한 청구항에 관한 특허발명 은 금지된다는 판단을 함 ○ (Brüstle 사건) 2011년 10월 18일, 유럽사법재판소는 EU 생명공 학 지침 제6조 제2항(c)에 대하여 입법취지상 ‘인간 배아’라는 용 어는 “인간의 개발 과정을 개시할 수 있는” 모든 조직을 포함하 는 것으로, 산업상 또는 상업적 목적의 인간배아를 사용하는 행 위는 특허를 받지 못한다고 하여 인간배아의 범위를 광범위하게 해석 - 즉, 인간배아의 우선적 파괴에 관련되어 있거나, 인간배아의 사용을 기본으로 하는 경우에는 해당 발명은 특허를 받지 못한다고 판시 ○ (Stem Cell Corp. 사건) 2014년 12월 18일, 유럽사법재판소는 International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks 사건(C-364/13)에서 EU 생 명공학 지침 제6조 제2항(c)의 ‘배아’에 대하여 “단위생식 (parthenogenesis)에 의해 그의 분할 및 추가 발전이 자극된 미 - 63 - 수정된 인간 난자는, 현재의 과학 지식에 비추어, 그 자체가 인간 으로 발전할 수 있는 본질적인(inherent) 역량을 가지고 있지 않 는 경우에는, EU 생명공학 지침 제6조 제2항(c)]의 의미의 ‘인 간 배아’가 아니다.”고 추가 해석함 ○ (Technion Research 사건) 2014년 2월 4일, 유럽특허청의 기술 항고부는 Technion Research v. Development Foundation 사건 (T 2221/10)에서 Brüstle 사건의 판결 취지를 수용하여 인간배아 의 파괴에 의해 획득한 인간배아줄기세포를 사용한 발명은 인간배 아의 파괴가 어느 단계에서 일어나든 관계없이 특허받을 수 없다 고 판단 - 또한, 수정 후 8 내지 10주째에 획득한 원시 생식세포로부터 제작한 인간배아생식세포는 인간배아줄기세포라는 용어에 포함 되지 않는다고 판단 - 64 - 5. 유전자치료 등 생명윤리법과 발명 (1) 기술의 개요 □ 유전자 치료제의 개념 및 등장배경 ○ “유전자 치료”란 세포에 유전자를 도입하거나, 제거하여 질병을 치 료하거나 예방하는 방법을 의미하며 암, 심혈관 질환, 선천성 유전병 등 소위 난치성 질환으로 분류되는 질환을 그 치료대상으로 함 * 생명윤리법 §2(16)에서는 “유전자치료”란 “질병의 예방 또는 치료를 목적으로 인체 내에서 유전적 변이를 일으키거나, 유전물질 또는 유전물질이 도입된 세 포를 인체로 전달하는 일련의 행위를 말한다.”고 규정하고 있음 ○ “유전자 치료제”란 질병의 치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전물을 포함하고 있는 의약품을 의미 ○ (등장배경) 2000년대 초 완성된 ‘휴먼 게놈 프로젝트’를 통해 인간 게놈(genome, 유전체)이 약 30억 개의 염기서열로 이뤄지고 그 중에 는 2만여 개의 유전자가 있다는 사실이 밝혀진 이래 지금까지 수천 개의 유전자가 질병과 관련이 있는 것으로 알려져, 유전자에 발생한 돌연변이를 교정하는 유전자 치료에 대한 요구가 높아짐 ○ 최근 유전자 가위 기술을 이용한 유전자 치료가 주목 받고 있음 □ 유전자 가위 ○ (유전자가위의 개념) 유전물질인 DNA에서 표적 유전자를 찾아 자르 는 인공 DNA 절단효소, 유전자 가위가 문제 있는 표적 DNA를 잘라 내면 세포 내의 자연 수선과정을 통해 절단된 유전자의 기능이 복구 되므로, 인간을 비롯한 동식물의 교정에 사용됨 - 단백질로만 구성된 1,2세대 유전자가위와 달리, 3세대 유전자가위 크 리스퍼(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR)는 DNA를 절단하는 Cas9 단백질과 표적 DNA를 찾아주는 역 할을 하는 가이드 RNA 복합체로 구성 - 65 - 1세대 ZFN 1997년 존스홉킨스대 찬드라세가란(Chandrasegaran, S) 교수 그룹이 최초의 인공 DNA 절단효소 ZFN을 제작함 2세대 TALEN 2009년 독일 마르루터대학 보흐(Boch, J) 교수 그룹이 처음 제 시하고, 2011년 미국 산가모 社(Sangamo BioScience, Inc.)의 밀러(Miller, JC) 박사 그룹이 맞춤형 DNA 절단효소로서의 활 용을 증명함 3세대 크리스퍼-Cas9 2012년 미국 버클리대 다우드나(Doudna, J) 교수와 오스트리 아 빈대학 샤르팡티에(Charpentier, E) 교수가 이끄는 공동연구 팀은 세균에서 발견한 크리스퍼-Cas9이 RNA를 매개로 하는 DNA절단효소라고 밝힘 가이드 RNA가 표적 DNA를 찾아 DNA-RNA 하이브리드를 형 성하고, Cas9이 DNA 표적부위 인근에 있는 PAM 서열(NGG) 을 인식하여 DNA 이중나선을 벌려 양쪽 가닥의 표적염기를 절단하면, 세포의 자연 수선기능에 의해 ① 돌연변이 유전자 의 기능이 상실되거나, ② 절단 부위에 정상 유전자가 삽입되 어 복구(교정 됨) 크리스퍼-Cas9 과 진핵세포 2013년 미국 MIT와 하버드대가 공동으로 설립한 ‘브로드연구 소’의 장펑(Zhang, Feng) 교수 그룹과 한국 기초과학연구원 김진수 교수 그룹(툴젠 社와 공동)은 각각 크리스퍼-Cas9이 세균 뿐 아니라 동식물 세포에서도 작동함을 밝혀 인간 유 전체 교정 기술로서의 가능성을 제시 신형 크리스퍼-Cpf1 2015년 브로드연구소의 장펑 교수 그룹이 Cas9을 대신할 Cpf1 단백질을 발견하고 크리스퍼-Cas9의 상위 버전을 개발함 크리스퍼-Cpf1은 Cas9 대신 Cpf1 단백질 가이드 RNA와 복합 체를 이룬 신형 유전자가위 Cpf1은 Cas9과는 다른 PAM 서열을 인식하므로, 크리스퍼 Cas9이 자를 수 없는 염기서열까지 표적화할 수 있고 오류율 도 현자하게 낮아 크리스퍼 유전자가위의 활용범위가 확장됨 [유전자 가위 기술의 주요 발명 흐름] [출처: 특허청, 쉽게 이해할 수 있는 4차 산업혁명 기술 핸드북 (2017.10), 54면] ○ 유전자가위*는 유전질환 및 난치병의 치료, 농작물의 품종개량, 동물의 형질 개량, 멸종된 동식물의 복구 등 바이오 분야 리서치 툴**로 활용범위가 넓 음 - 66 - * ‘유전자 가위’는 DNA에서 표적 유전자를 찾아 자르는 인공 DNA 절단효소로, 문제 있는 표적 DNA를 잘라내면 세포 내의 자연 수선과정을 통해 절단된 유전자 기능이 복구 ** ‘리서치 툴(research tool)’이란 넓은 의미로 연구실에서 연구자가 사용하는 모든 수단, 도구를 포함하는 것으로 사용 ○ RNA 유전자가위인 3세대 유전자가위 크리스퍼(CRISPR) *는 1,2세대 유전자가위에 비해 정확도가 높고 설계가 용이하며 비용이 낮음 * 단백질로만 구성된 1,2세대 유전자가위와 달리, 3세대 유전자가위 크리스퍼는 DNA를 절단하는 Cas9 단백질과 표적 DNA를 찾아주는 역할을 하는 가이드 RNA 복합체로 구성 - 기존 1,2세대 기술보다 다양한 생물의 유전자 편집이 가능하여 획기적 혁신기술로 주목받고 있음 <세대별 유전자 가위 기술의 특징> 구분 1세대 ZFN 2세대 TALEN 3세대 CRISPR/Cas9 유전자 인식 징크핑거 단백질 TALE(Tal effector) 단백질 가이드RNA 유전자 절단 Fok1 Fok1 Cas9 유전자 절단 성공률 낮음(024%) 매우 높음(099%) 높음(090%) 설계 용이성 (소요기간) 복잡함 (수개월) 복잡함 (수개월) 매우 간단 (하루) 가격 높음($5000) 중간 낮음($30) (출처: Kim, E.J. & Kim, J.S., Genome Editing, IBS 유전체교정연구단, vol. 16 (2015)) ○ 글로벌 유전체 편집 시장 규모는 ‘16년 28.4억 달러(3.2조원), 연평균 14.3% 성장하여 ’21년에 55.4억 달러(6.2조원)로 전망(LG 경제연구원, 2017) - 유전체 편집 시장 중 크리스퍼 유전자 가위기술의 글로벌 시장은 ‘16년 3억 6천달러(4,058억원)로, 유전체 편집 시장의 12.7%를 차지 - 크리스퍼 시장은 ‘14년(2억달러)부터 연평균 36.2% 성장, ’22년에는 22억 9,800달러(2조 5,900억원)에 달할 것으로 전망(한국생명공학연구원, 2016) - 국내 크리스퍼 시장은 ‘14년 600만 달러(67억원)로 글로벌 시장의 3%를 차지, ’20년 7천만 달러(789억원)로 확대될 것으로 예상(LG 경제연구원, 2017) ㅇ 우리나라는 3세대 크리스퍼 원천기술을 보유*한 국가이지만, 연구범위의 - 67 - 제한 등 규제로 인해 유전자 치료제 개발 등에는 뒤쳐진 실정 * 3세대 크리스퍼 보유 기업: Intellia Therapeutics(미국), Editas Medicine(미국), CRISPR Therapeutics(스위스), 툴젠(한국) ○ 유전자 가위와 같이 바이오 분야 리서치 툴로 널리 활용되는 경 우, * 바이오 분야 후속연구개발 활성화를 위해서 공정한 이용 보장이 중요 * 3세대 유전자 가위는 확장성과 응용성이 뛰어나고 실험실에서 대량생산이 가능하며, RNA를 통해 자를 부위의 DNA를 정교하게 인식한다는 강점이 있기 때문에, 1,2세대 유 전가 가위보다 훨씬 그 수요가 크며, 전 세계 유전학 연구실에서 정밀한 유전자 편집을 하기 위해 크리스퍼 유전자가위 기술을 사용하게 될 것이라는 전망도 있음 - 연구ㆍ시험을 위한 실시의 범위 및 라이선스 활성화 방안 필요 (2) 해당 기술 관련 심사 제도의 주요 쟁점 □ 연구대상의 제한 ○ 생명윤리법상 인체 내에서 유전적 변이를 일으키는 일련의 행위에 해당하는 유전자 치료에 관한 연구는 제한적으로 허용 [생명윤리법상 허용되는 유전자 치료에 관한 연구의 범위] ⅰ) 유전질환, 암, 후천성면역결핍증, 그 밖에 생명을 위협하거나 심각한 장애 를 불러일으키는 질병의 치료를 위한 연구 ⅱ) 현재 이용 가능한 치료법이 없거나 유전자치료의 효과가 다른 치료법과 비교하여 현저히 우수할 것으로 예측되는 치료를 위한 연구 ○ 유전자 치료는 배아, 난자, 정자 및 태아에 대하여 시행할 수 없음(생 명윤리법 §47③) □ 특허적격성 인정범위 ○ 생명윤리법 상 인정이 되지 않는 범위에서 유전자 치료*에 관련하여 연구를 수행하고 그 결과물에 대하여 특허출원을 하는 경우 특허적 격성의 인정범위에 대하여 견해가 나뉨 - 68 - * 인간을 대상으로 하는 치료방법 등에 대한 특허적격성의 문제는 전술하였으므 로, 여기에서는 주로 ‘유전자치료제’의 특허성 위주로 기술 ○ 생명윤리에 반하는 위법한 연구행위결과물에 대한 특허권을 부여하 는 경우 위법한 행위를 법이 인정하는 모순이 되므로 특허를 인정할 수 없다는 입장이 가능 ○ 생명윤리법상 연구를 허용하는 범위는 시대에 따라는 변하게 되므로, 허용되는 연구인지는 별론으로 하고 객관적으로 신규성, 진보성 등 특허요건을 충족하는 경우 특허를 허여하여야 하고, 이를 통해 방어 적 특허 전략을 사용할 수 있도록 해야 한다는 견해도 있음 (3) 국내외 심사기준 □ 우리나라 특허청 심사기준 ○ 우리 특허청 특허․실용신안 심사기준(2018.4.24. 개정, 제9부 기술분야별 심사기준, 제1장 생명공학관련 발명, 2.2 특허를 받을 수 없는 발명) - “인체를 사용하는 방법으로 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체 를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인 간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명”, “인간을 배제하지 않은 형질전환체에 관한 발명”에 대하여는 공서양속을 문 란하게 할 우려가 있다고 하여 특허를 받을 수 없는 발명에 해당한 다고 규정 * 과거 「생명공학분야 심사실무가이드(2012.1)」 에서는 “「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 의해 금지되는 행위 또는 연구성과물에 관한 발명”을 공서양속 을 문란하게 하는 발명의 예시 중 하나로 열거하여 특허를 받을 수 없는 발명 에 해당한다고 규정하고 있었으나(제1장 특허요건 일반, 4. 특허를 받을 수 없 는 발명), 현재는 삭제되었음 □ 일본 유전자 특허 심사기준 ○ 일본 특허·실용신안 심사기준(제3부 제1장 3. 산업상 이용가능성요 건에 대한 판단) - “인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법”은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않아 특허 보호대상에서 제외 - 69 - - 인체로부터 분리된 시료 또는 데이터를 대조군과 비교하여 분석하는 방법이 임상학적 판단 단계를 포함하지 않는다면 진단방법에 포함되 지 않음 * 예시: 특정 유전자 염기서열비교를 통해 고혈압 위험군을 판별하는 방법은 인간 을 진단하는 방법에 해당하지 않음 ○ 일본 특허·실용신안 심사 핸드북(부속서 B. 제2장 생물관련발명) - 생물학적 물질에 관한 발명에 있어서 그 유용성이 명세서, 특허청구 범위 또는 도면에 기재되어 있지 않거나 그러한 유용성을 유추할 수 없는 경우 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않음 - 일본에서는 유용성의 요건을 엄격하게 보지 않아,12) 분리된 유전자 또는 이의 단편에 대한 산업상 이용가능성이 출원시에 기재되어 있 다면 그러한 유전자 서열은 특허대상으로 인정 - 분리된 유전자, 단백질, 벡터, 형질전환체 및 융합세포 발명에 대한 특허대상성 인정 ○ 일본에서 Myriad 진단방법은 임상적 판단이 없는 체외 검출방법으로 의료행위에 해당되지 않아 특허 등록이 인정됨 * 일본특허 JP3399539 [청구항 1] 사람에서 분리된 조직 시료 중의 유방암 및 난소암의 병소인을 검출하는 방법으로서, 생식 세포계의 상기 조직 시료 중 의 BRCA1 유전자 또는 BRCA1 RNA의 배열(이하 생략) 12) Eneda Hoxha, “Stemming the Tide: Stem Cell Innovation in the Myriad-Mayo-Roslin Era”, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30, Issue 4 (2015), p. 608. - 70 - IV. 설문조사 1. 설문조사 실시 개요 □ 목적 및 필요성 ○ (목적) 바이오헬스 분야 특허 보호를 위해 관련 이슈에 대한 제도적 인 개선이 필요한지 검토 ○ (필요성) 바이오헬스 산업의 경쟁력 강화를 위한 특허 환경 개선 대응 방안 마련을 위해 바이오 및 지식재산 분야 전문가들의 의견 수렴 필요 □ 조사의 개요 ○ (조사 대상) 바이오 및 지식재산 관련 ‘전문 지식*’을 보유한 다양 한 산·학·연·관 이해관계자 * 바이오 업계 종사자, 관련 기관 및 병의원, 대학 또는 공공연구기관 종사자, 법 률사무소 및 정부부처, 정책연구기관 등 ○ (조사 기간) 2018년 11월 20일(화) ~ 11월 26일(월), 1주간 ○ (조사 방법) 유관기관 통한 이메일 설문 요청 및 현장 서면설문* * 간담회 참석자 대상 설문 실시 ○ (조사 항목) 이슈별 1) 특허 요건 완화 또는 대상 확대 여부 2) 국 내 산업에 미치는 영향력 3) 근거 또는 개별 의견 ○ (조사 결과) 이슈에 대하여 조사 항목에 따른 5점 척도로 응답한 결과 를 토대로, 응답자 직군별 분석을 포함 - 바이오와 지식재산에 대해 동시에 전문성을 갖춘 응답자가 많지 않을 것으로 예상되며 바이오 IP 후보 이슈가 광범위하다는 점을 감안, - 부분응답자의 경우에도 응답 결과를 취합 - 71 - 2. 설문조사 주요 결과 □ 응답자 현황 ○ 응답건수 총 211명 응답 ○ 소속기관별 분포 : 응답자의 소속기관은 기업(38.4%), 대학(16.1%), 병의원 (14.2%), 공공연구기관(11.4%), 법률사무소(7.6%), 민간연구소(6.6%), 정부부처 (1.4%), 정책연구기관(1.4%) 순으로 나타남 <응답자 소속기관 분포> ○ 주요 업무 분포 : 응답자의 주요 업무는 바이오 분야 연구개발 (44.5%), 지식재산 관련 업무(33.6%), 관련 분야 교육(13.7%) 등 <응답자 주요 업무 분포 (복수응답)> - 72 - ○ 이슈별 응답건수: 각 이슈별 187~209명 응답 구분 관련 이슈 응답자수 1 의약 용도발명 효력범위 208 2 진단방법이 컴퓨터상의 정보처리방법인 경우 206 3 프라이머나 프로브에 대한 특허보호 필요성 187 4 의료방법 발명 산업상 이용가능성 209 4-1 의료방법 발명 특허 효력 전부제한 204 4-2 의료방법 발명 특허 효력 일부제한 196 - 73 - 소속기관 찬성비율 전체 57.7% (1) 기업 55.0% (2) 민간 연구소 50.0% (3) 병의원(대학병원 포함) 73.3% (4) 대학 50.0% (5) 공공(연구)기관 52.2% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 68.8% (7) 정부부처 100.0% (8) 정책연구기관 66.7% (9) 기타 40.0% 소속기관 찬성비율 전체 70.4% (1) 기업 64.6% (2) 민간 연구소 69.2% (3) 병의원(대학병원 포함) 76.7% (4) 대학 67.6% (5) 공공(연구)기관 73.9% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 87.5% (7) 정부부처 100.0% (8) 정책연구기관 66.7% (9) 기타 60.0% □ 주요 응답결과 요약 (1) 의약 용도발명의 효력범위 조정 필요성(효력제한검토) 찬성비율 (2) 진단방법이 컴퓨터상의 정보처리방법인 경우 산업상 이용가능성 인정 필요성 찬성비율 - 74 - 소속기관 찬성비율 전체 53.5% (1) 기업 46.2% (2) 민간 연구소 30.8% (3) 병의원(대학병원 포함) 60.0% (4) 대학 50.0% (5) 공공(연구)기관 61.9% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 93.8% (7) 정부부처 66.7% (8) 정책연구기관 0.0% (9) 기타 80.0% 소속기관 찬성비율 전체 63.2% (1) 기업 55.0% (2) 민간 연구소 46.2% (3) 병의원(대학병원 포함) 80.0% (4) 대학 64.7% (5) 공공(연구)기관 66.7% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 81.3% (7) 정부부처 66.7% (8) 정책연구기관 66.7% (9) 기타 50.0% (3) 프라이머(primer)나 프로브(probe)에 대한 특허보호 필요성 (4) 인간을 대상으로 한 의료방법(수술, 치료 또는 진단 방법) 발명의 산업상 이용가능성 인정 찬성비율 - 75 - 소속기관 찬성비율 전체 44.6% (1) 기업 54.4% (2) 민간 연구소 23.1% (3) 병의원(대학병원 포함) 26.7% (4) 대학 40.6% (5) 공공(연구)기관 29.2% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 73.3% (7) 정부부처 100.0% (8) 정책연구기관 100.0% (9) 기타 16.7% 소속기관 찬성비율 전체 62.8% (1) 기업 56.6% (2) 민간 연구소 61.5% (3) 병의원(대학병원 포함) 73.3% (4) 대학 78.6% (5) 공공(연구)기관 60.9% (6) 법률사무소(특허사무소 포함) 64.3% (7) 정부부처 66.7% (8) 정책연구기관 66.7% (9) 기타 16.7% (5) 의료방법 발명에 대한 특허가 인정되는 경우, 의사의 의료행위에 특허권의 효력이 미치지 않도록 효력 전부 제한 필요 (6) 의료방법 발명에 대한 특허가 인정되는 경우, 의사의 의료행위에 특허권의 효력이 미치지 않도록 효력 일부 제한 필요 - 76 - 우리나라의 경우, 의약물의 투여방법에 대한 발명은 의료행위로 간주되어 특허요건(신규성, 진보성, 산업상 이용가능성) 중 ‘산업상 이용가능성’을 부정하는 방식으로 특허가 거절됩니다.

한편, 찾아가는 지식재산 맞춤형 교육은 해당 기관의 특수성, 업무, 사례 등을 종합적으로 반영할 수 있는 교육 프로그램이므로 장기적으로 확대가 필요한 것으 로 사료된다. 직무역량에 관한 교육과정 중에서 신규 공무원 직무 교육은 지식재산권, 인사, 보안 등 신규 직원들을 위한 기본교육으로서 계속해서 유지할 필요가 있다. 그런데 직무상 행정직, 기술직 등의 구분이나 별도 과정의 운영을 검토해야 한다. 그리고 신지식재산권은 기본소양 내용으로서 지속적인 운영이 필요하며 지재권 전문교수 양성과정은 직무 연관성, 수요 부족 등을 고려해 프로그램 폐지를 검토해야 한다.

가. 영리를 목적으로 이공계 분야의 연구와 개발을 독립적으로 수행하거나 위탁받아 수행하 는 연구개발업 나. 영리를 목적으로 기술정보 제공, 컨설팅, 시험ㆍ분석 등을 통하여 이공계 분야의 연구와 개발을 지원하는 연구개발지원업 구분 과제명 대상 주요 내용 지식재산 정책과 병행 추진 민간 중심의 지식재산 서비스업 확대 (선행기술조사) 미취업자 상표, 디자인 조사 서비스를 현 25%에서 50% 이상으로 이양 시 서비스 질 제고를 위해 ‘국제지식재산연수원 교육과정’을 필수적으로 이수하도록 조건 명시 기존 선행기술조사 과정 중에서 상표와 디자인권을 특화 시켜 교육과정 구성 IP 금융 및 거래 활성화를 인재 양성 미취업자 및 재직자 IP금융과 거래에 관한 단기 특별과정을 개설하여 운영 (관련 분야 재직자 향상 교육과정) ‘금융연구원’등과 연계하여 금융연수원에서 [표 5-3-31] 일자리 창출을 위한 국제지식재산연수원 교육과정 (안) 두 번째, 타 교육과정이지만 지식재산교육이 필요한 분야의 사례로, 산업 통상자원부 산하 한국디자인진흥원에서는 ‘창의발명형 디자인전문인력 양 성 전략’과제로 디자인융합전문대학원을 2014년부터 운영하고 있으며, 현 재에는 7개 전문대학원42)을 운영하고 있다. 이 전문대학원들과 협력하여 교 육과정을 협력하는 방안이 필요한 것으로 판단된다.

다. 판례: 공동발명자 판단기준의 정리 본 판례에서 법원은 “한 특허발명이 2인 혹은 복수 공동발명자가 완성할 수 있기 때문에, 그 중에 각 공동발명자는 발명의 구상에 대한 기여를 하여야 한다. 구상은 발 명자의 마음속에 형성되는 발명의 명확하고 영속적인 일정한 아이디어와 완전하고 유 효한 발명을 조작(실시)할 수 있고, 미래에서 진정한 실시를 할 수 있지만 과도하게 연구 혹은 실험할 필요가 없다”고 판시하였다.355) 대상 판결은 미국의 법리를 빌려와 서, 구상 자체의 기여로 발명자가 됨을 명백하게 하였다. 이전의 구상 자체로는 발명 何創作貢獻。”). 354) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作 之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍 難謂係共同發明人。”). 355)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同 發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發 明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅 是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作， 抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發 明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發 明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大 學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不 能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍 不能稱為共同發明人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 138 과 구별된다는 설명과는 차이를 보인다.

당사자가 공유의 권리를 희망하지 않는 경우 공유의 권리로 한 다음 다시 아래의 2가지 대응이 가능한 것으로 보고 있다. 특허등록원부에 발명자로 기재된 바에 추정력을 부여할 것인지 여부에 대하여 긍 정하는 판례와 부정하는 판례가 모두 존재한다. 이 쟁점에 대하여 본격적으로 다수설 이 형성되지 않은 것으로 평가되므로 향후 법리의 정립이 필요하다.

② Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929) 한편, 특허권 양도청구를 긍정한 연방대법원 판례로서, Becher 사건 판결이 있다. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 318 법으로서, 주법에 기초한 특허권 양도청구를 인정하고 또한 관련 판결의 피고가 연방 법에 의해 특허무효를 주장하여 동판결의 금지를 구하는 것은 금반언으로서 허용되지 않는다고 하였다. 하지만 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 비발명자에 의 한 특허출원에 대하여 연방법하에서의 제3자에 의한 특허무효의 주장은 허용되었으 므로 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙으로부터 벗어난 판결은 아니다.

첫째, 모인대상발명을 일부 개량 변경하여 출원한 것이 모인출원에 해당하는지 문 제된 사안은 2015허8042 사건, 2015허1430 사건, 2014허7707 사건, 2017허5184 사건인 데, 구체적으로 보면 (i) 협력관계에 있는 타인의 발명(도면에 개시된 발명)을 제공받 은 후 일부 변경하여 출원하였거나(2015허1430 사건, 2014허7707 사건) 혹은 재직 당 시 또는 퇴직 후 관련 대리점 운영 시 인식하게 된 종전 근무 회사의 비공개기술을 일 부 변경하여 출원하였지만(2017허5184 사건) 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않아 무효로 된 유형과 (ii) 공동연구개발이 종료된 후(그 결과물인 발명은 일방 당사자에 귀속), 해당 발명을 일부 변경하여 출원하였지만 변경된 발명이 양 당사자의 공동발명 에 해당한다고 보고 공동출원규정 위반으로 무효로 된 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번 째 유형인 2015허1430 사건, 2014허7707 사건 및 2017허5184 사건에서는 적용 법리로 ‘실질적 기여’ 기준이 판시된 반면, 두 번째 유형인 2015허8042 사건에서는 ‘실질적 동 일성’ 기준이 판시된 점이 특징이다.

X는 C(당시 원고의 사내에서 컴퓨터를 이용한 제도(CAD)를 취급하는 자는 동인뿐 이었다)에게 지시하여 평성 7년 7월 28일경 갑 15 도면을 작성시켰다. 라) 대상 발명 6에 관하여 법원은 발명자의 기재의 추정력을 인정하는 면을 전혀 보이지 않고 연구보고서의 기재내용 등을 참고하여 실질적으로 기여한 정도를 기준으로 지분율을 판단하였다.

2004년 3월 16일 피고는 원고에게 편지를 송부하였으며, 그 편지는 피고가 제공한 기술이 원고의 276특허에 기여하였을 것이라고 주장하였다. 2004년 4월 7일 원고는 276특허의 발명을 원고가 독자적으로 개발하였으며 피고의 기술을 유용하지 않았다 고 주장하였다. 2004년 4월 21일 피고는 원고에게 또 다른 편지를 송부하였으며, 그 편지는 원고의 특허가 피고의 출원을 인용하여야 한다는 점과 원고가 재심사를 청구 하여야 한다는 점을 주장하였다. 2004년 5월 7일 원고는 피고의 주장을 받아들이지 않 으며 재심사를 청구하지 않는다고 답변하였다.

"당신 !" "......" 규호가 우물쭈물하며 아무대답도 못하고 있을때 레이스가 입을 열었다. "비겁한 자식들....." 그말을 들은 마을 청년들이 성이난듯 레이에게 우르르 달려들었다. 그중 한녀석이 등뒤로 결박된 레이의 두손을 움켜잡자 여러명의 패거리들이 레 이를 구타하기 시작했다.

죽음의 대군이 세상을 정화시킬 것이다. "그만해..그만해 레이...그분을 죽이면 안돼...그럼 넌 살아남지 못해... 할아버지...레이스씨 레이를 말려주세요...!!" "레이 이놈!! 무슨짓이냐....!!!!" 로와 다래스가 달려들었고 발버둥치던 레이는 이미 기절한 릭키를 죽이겠 다면서 몸부림쳤다 "놔...!! 놔 로!! 저놈이 로리앤을 때렸단 말이야..!! 봐 저상처!! 죽이 겠다!! 저놈을 죽여버리겠어!!!" 이렇게 외치며 발버둥치는 레이를 바라보며 레이스는 씁쓸한 기분을 감추 지 못했다.

"레이..멈춰!!!" 그러나 레이는 멈추지 않았다. 그광기서린 브레이드가 번쩍이고 제곡모 태랑전의 눈이 빛났다. "유리시....아?" 아렌이 이렇게 중얼거리며 유리시아에게 다가가려고 했다.

"그리고 신께서는 불행히도 사도를 통하여 그것은 나에게 보내주셨지..." "예.....?" 슈안의 말을 잘 이해하지 못한 레이가 고개를 들어 무슨 소리냐는듯 슈안 을 쳐다보았고 슈안은 웃으며 검을 손질하고 있는 이인을 손가락으로 가 리켰다. 영문을 모르는 이인은 두사람의 시선이 자신에게 쏠리자 멋적은 듯이 한손으로 머리를 긁적거렸고 그때 이인이 손질하고 있던 검을 목격한 레이가 큰소리로 놀란듯이 외쳤다.

"왜 그러냐 나이퍼? 조금이라도 로제의 음식을 먹어주려는 정성이냐? 말해 주건데 로제보다야 어머니 솜씨가 한결낫지.." 스엔이 이렇게 입을 열자 나이퍼가 참견말라는듯 대답했다.

<<모두의 정신의 힘으로 나는 비로서 깨어나리라...나는 '스스로 선택되어 진 자' 이니 모든 것은 내앞에 무릅을 꿇고 경배하라...>> <<나와라아앗 !!!>> 그리고 그 엄청난 삼색의 오라가 성지를 뚤고 결계를 박살내며 온 대지에 퍼져나갔다. 모든이들의 눈앞에..동료들의 눈앞에...시그마의 눈앞에..그 리고 아무도 거역할수 없는 단한 분의 눈앞에서 그 빛은 그렇게도 거침없 이 빛날수가 있었다. 그리고 그 힘을 온몸으로 받은 '그것'의 열쇠를 쥔 시그마는 절규와 포효를 한몸에 담은체 그것을 성지의 내리꽂았다.

"에이이!!! 정신통일에 방해된다 늙은이...!! 조용히 하란 말이야..!!" "그러마...." 다래스가 여전이 웃으며 대답했다. 씩씩거리는 레이에게 보비가 다가왔 다.그는 흥분한 레이를 진정시키기위해 말을 꺼냈다.

귓가에는 사람들의 박수소리가 아련히 울려왔다……. 나는 그렇게 첫눈이 오는 날 그녀를 만났고 또 첫눈이 오는 날 그렇게 그녀를 떠나보냈다……. - 에리셀 츠센가르트(Erisel Tshsengart) - <라운파이터> 4-2화. 에리셀 츠센가르트 -2- 마황성 서문 외곽의 한 공원. 시리안은 공원 중앙의 커다란 나무에 몸을 뉘인 채 눈을 감고 있었다.

다른 한 사람 제라크는 온몸은 둘째치고 머리마저 검은 투구로 가려 그 형태를 알 수 없었 다.

레글로스였다. 곧 네유린은 식사함에 불편함이 없을 정도로 자세를 익힐 수 있었다.

본론으로 넘어가 발경이란 것은 쉽게 말하자면 외부에는 전혀 타격을 주지 않은 채 상대방 의 체내에다가 강한 타격을 주는 기술이다. 즉, 피부 같은 것에는 아무런 영향이 없고 안에 들어있는 장기와 뼈에만 손상이 간다는 것이다. 이것을 배우면 아무리 강한 갑옷을 입고 있 는 자라 할 지라도 순식간에 쓰러뜨릴 수가 있다.

걸음을 내딛는 동안 화제 거리는 단연 시리안이 데려온 끼유였다. 반세크가 갑자기 토야시 의 수발을 드는 지에 대한 연유도 한몫 했다.

* * * 어찔어찔한 배경이 눈 안으로 들어온다. 그리고 그것이 점차 형태를 갖추자 붉은 머리칼의 사내가 자신을 바라보고 있음을 알 수 있었다.

지식재산의 활용에 관한 교육 프로그램들은 소프트웨어 라이선싱, 의료기 술 등 세부 기술 분야에서의 지식재산권 활용에 관한 구체적인 커리큘럼으 로 구성되어 있으며, 환경, 보건 등 연계사안들에 대하여도 포괄적으로 다루 고 있다.

(다) 강사 청 내부 강사와 외부 강사에 따라 만족도가 상이한 것으로 인식하였다. 외부 강사는 재미 있게 수업하는 편이지만 국제지식재산연수원의 표준교재를 활용하지 않는 편이며, 내부 강사 는 재미가 없고 강의 스킬이 부족한 편이므로 강의 중간에 수강생들이 사라지는 경우도 종종 발생한다고 한다. 이에 외부 강사와 청 내부 강사와의 교육만족도 평가 방법을 구분하는 것도 고려해 볼 수 있다. 또한 심사관이 대법원 판례를 설명하거나 심판관이 특허법원 판례를 강의 하는 경우처럼 강사가 실무경험 없이 수박 겉핥기식 수업을 하지 있지는 않은지, 문제 있는 강사가 수업을 하지 있지는 않는지 등을 점검할 필요가 있다.

이미 언급한 바와 같이, 국제지식재산연수원은 공무원, 일반인(학생, 교사 등). 외국인, 관련업계 종사자 등 모든 영역의 지식재산 인재양성을 위해 교 육을 실시하고 있다. 이러한 점들과 최근의 추세를 고려하면, 국제지식재산 인재개발원 내지는 국제지식재산교육원으로 개칭하는 방안도 고려하여야 한 다.

UPOV 보호체계와 특허법 보호체계는 서로 다른 역사적 맥락에서 생성 및 발전해 왔 으며, 그 보호대상 및 요건, 출원 및 심사절차, 권리의 효력 및 범위 등에서 차이가 있다.

- 24 - 공공의 R&D수행조직은 R&D를 수행하는 지역 내 공공 조직을 평가하는 지표로 인구 만명당 공공 R&D 수행조직 수 ,조직별 평균 연구자 수,인구 만명당 공공연구자 수로 측정하고,IP경영 및 산학협력은 공공기관의 IP경영과 산학협력 노력을 평가하는 지표로 지역의 선도 TLO현황,IP전담조 직 및 전담인력 보유 비율 등으로 측정한다.

33) 국가공무원인재개발원은 공무원 역량 진단을 위해 다면평가와 자가진단 방식을 제공하고 있다 - 214 - 구분 주요 내용 세부 내용 역량 분석 및 진단체제 개발 소프트 스킬(Soft skills) 역량 진단체제 구축 특허심사관 등 하드스킬 및 소프트스킬 역량측정 도구을 기발 소프트 스킬(Soft skills) 역량진단도구로 자가진단하고, 소프트 스킬(Soft skills)과정 체계도에 따라 이수 (라) 비심사인력의 전문성 강화 1) 현황 및 문제점 국제지식재산연수원은 공무원의 직무역량 강화를 위한 교육의 일환으로 서 문서작성 능력 향상 과정, 한글ㆍ워드ㆍ엑셀ㆍ파워포인트 등 5개의 교육 과정을 개설해 운영하고 있다.

출원일의 선후 내용 법제도 개선방향 특허출원<품종보호출원 품종보호권자의 허락 받아 특허발명 실시 통상실시권 허여심판 특허법 제98조 개정 식물신품종보호법 관련규정 신설 특허출원>품종보호출원 특허권자의 허락 받아 보호품종 실시 통상실시권 허여심판 식물신품종보호법 관련규정 신설 특허법 제138조 개정 표 29 특허권과 품종보호권의 이용관계 조화를 위한 법제도 개선방향 저촉관계의 경우에도, 품종보호출원이 선행하는 경우 후출원의 특허권자가 품종보호권 자의 허락을 받아 자신의 특허발명을 실시할 수 있고 관련 내용을 특허법 제98조를 개정 하여 반영할 필요가 있으며, 특허출원이 선행하는 경우에는 후출원의 품종보호권자가 특 - 119 - 허권자의 허락을 받아 자신의 보호품종을 실시할 수 있도록 식물신품종보호법 관련 조항 을 신설할 필요가 있다.

우리나라에서 산업재산권 출원ㆍ심사ㆍ심판뿐만 아니라 산업재산 정책을 담당하는 특허청은 이러한 지식재산 교육에 대하여도 중추적 역할을 하고 있다. 특허청은 세계무역기구(WTO)의 태동 시기부터 산업재산권의 대외 개 방, 산업기술 발전에 따른 첨단기술 분야의 출원 급증 등 환경 변화에 따라 심사의 신속성과 공정성을 확보하고 양질의 산업재산권을 창출하기 위하여 심사관ㆍ심판관 등 전문인력의 지식재산 역량을 강화하고자 1987년 1월에 국제특허연수원을 설립하였다.

3. 개선방안 가. 출원일 소급제도 거절 무효의 범위를 모인자의 실질적 기여가 부정되는 범위까지로 하면, 출원일 소급제도(특허법 제34조와 제35조)는 어떻게 운용할 것인지 문제된다. 예를 들면, 모 인대상발명은 A, 모인출원은 A’라면 소급효가 인정되는 정당한 권리자의 출원은 A인 가 A’인가? 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 401 확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있고,1039) 이 와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′ → A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 된다(A → A′ → A″). 다 른 한편, 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해도 있다.1040) 만일 거 절 무효의 범위를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정하는 제도하에서 이와 같 은 견해에 따를 경우 출원일 소급제도를 활용하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이 익한 결과가 도출될 것이다.

X는 餡ルーダの試作機를 제작하고 평성 7년 11월 7일 이것을 피고 측에 지참하여 Y 및 피고의 종업원 등의 입회하에 시험을 실시하였다. ② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결719) <사안의 개요> 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 288 출원일 소급제도에 있어서 동일성 특허권 이전청구에 있어서 동일성 제1설 대법원 2009후2463 판결 기준(실질적 기여 기준) 적용. - 모인대상발명(A)으로부터 통상의 기술자가 어려움 없이 추론해 낼 수 있는 정도의 변형, 즉 진보성 획득에 이르지 못한 기술적 변형 일체의 경 우 동일성의 범위에 포함하여 거절‧무 효. - 거절‧무효된 모인출원의 범위에서 정당한 권리자의 출원일 소급 인정. 통상의 기술자가 모인대상발명으로부 터 어려움 없이 추론해 낼 수 있는 정도의 변형, 즉 진보성 획득에 이르 지 못한 기술적 변형 일체의 경우에 도 동일성의 범위에 포함시켜 이전등 록을 인정할 수 있다고 보는 견해. - 조영선 교수의 견해772)를 제1설로 이해함. 제2설 동일성 범위를 넓게 해석함. 발명의 동일성의 범위를 넓게 보더라 도 정당한 권리자가 실제 발명한 것 이상의 권리를 취득할 위험이 없다고 설명함.773) 동일성 범위를 왼쪽처럼 넓게 해석하 는 경우, 모인출원자가 부가, 변경한 구성까지 정당한 권리자에게 이전등 록시키는 것은 부당한 결과를 낳게 되기 때문에 동일성 범위를 좁게 해 석함. <표 27> 출원일소급제도/특허권이전청구제도에 있어서 동일성에 대한 학설 견해도770) 같은 취지로 이해된다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 426 다. 하지만 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인대상발명을 변경하여 자신 의 명의로 출원하는 경우에는 사안 해결이 간단하지 않은데 이에 대해 세 가지 쟁점 을 중심으로 우리나라와 주요국의 법리를 비교 검토한 다음 제도개선방안을 제시해 보았다. 세 가지 검토 쟁점은, ① 정당한 권리자의 발명(A)을 기준으로 모인이 성립하 는 범위의 문제, ② 정당한 권리자의 구제에 있어 출원일 소급효나 이전청구가 인정되 는 범위의 문제, ③ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는 지의 문제 등이었다.

(3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6항(이하 '이 사건 제6항 발명'이라고 한 다)은 이 사건 제3항 발명과 관련된 내용으로 이 사건 제3항 발명은 원고의 발명과 동 일하지만, 이 사건 제3항 발명의 내용 중에서 이 사건 제2항 발명을 한정하는 부분은 이 사건 제2항 발명이 원고의 발명과 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명과 관련된 것 은 이 사건 제6항 발명이 이 사건 제1항 발명의 내용 중 비로소 5개의 내부리브를 하 나의 조합으로 하여 7개의 조합을 배치하는 것으로서 이 사건 제2항 발명과 마찬가지 의 새로운 한정이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 동일하다고 할 수 없다. 또한 이 사건 제6항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항도 이 사건 제6항 발명과 마찬가지로 원고의 발명과 동일하지 아니하다.

이후 한편으로는 Howse 교수와 Ashby 박사 사이에, 다른 한편으로는 Metcalfe와 Lax 박사(IDA의 컨설턴트) 사이에는 지속적인 연락이 있었는데 이들 회의들은 비공 개로 진행되었다. 한편, Metcalfe는 Howse 교수에게 테스트를 위한 자성분말 샘플을 제공하였다.

5) 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결(100%) 원고는 대상 발명의 단독발명자로 기재되어 있으므로 원의 지분율은 100%라고 주 장하였다. 법원은 원고가 단독발명자로 기재되어 있음도 확인하고 나아가 실질적으로 도 원고가 대상 발명과 관련하여 연구를 전담하였다는 점에 따라 원고의 지분율을 100%로 인정하였다. 대상 판결에서 법원이 기재되어 있는 사항에 따르면서도 추가로 실질적 기여를 판단하였음이 주목된다.

4. 중소기업기술보호법 가. 개요 중소기업의 특수성을 고려하고 중소기업의 기술보호 역량을 강화하기 위한 기반 조성과 종합적인 지원을 위한 법적 근거는 미흡한 실정을 고려하여, 중소기업기술보 호를 지원하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진할 수 있는 법적 근거를 마련하여 중소기업의 경쟁력을 제고하려는 것을 목표로 2014년 제정된 것(2014. 5. 28. 법률 제12696호로 제정됨)이 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(이하 ’중소기업기 술보호법‘이라 한다)’」이다.

② 공동발명자(의 지분율) 판단은 특허청구범위에 기재된 발명을 기준으로 한다. (주력업무 상위 3개)’라는 질문에 대해 ‘특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록’(100.00%), ‘심판청구대리·소송대리’(74.04%), ‘선행기술 조사 분석’(70.19%) 순으로 높게 나타남 Q8. 귀 소(또는 법인)의 현재 업무 범위를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업무 상위 3개) 구분 백분율 사례수 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록 100.00% 104 가처분 및 침해소송 손해배상 청구 12.50% 13 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성 42.31% 44 심판청구대리·소송대리 74.04% 77 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정 23.08% 24 가치평가 21.15% 22 선행기술조사 분석 70.19% 73 기업의 특허관리 26.92% 28 권리분석 및 기술거래 27.88% 29 기타 7.69% 8 계 100% 104 구분 기타 의견 1 개발 및 회피설계 2 특허 유효성 검토(무효자료조사) 3 각종 컨설팅지원사업 수행 4 정부 IP과제(특허맵 등) 5 강의 및 컨설팅 6 컨설팅 용여과제 7 특허조사분석 정부과제(IP-R&D, 특허동향조사 등) 8 시장성 분석, BM기획 - 18 - (6) 장래 희망 업무 범위 ㅇ ‘귀 소(또는 법인)가 장래 희망하는 업무를 표기하여 주시기 바랍니 다.(주력업무 상위 3개)’라는 질문에 대해 ‘특허·실용신안·상표·디자 인 출원 및 등록’(57.28%), ‘심판청구대리·소송대리’(48.54%), ‘권리분 석 및 기술거래’(48.54%) 순으로 높게 나타남. 현재 업무와 장래 희 망 업무가 대체로 비슷한 경향을 보이고 있음. Q9. 귀 소(또는 법인)가 장래 희망하는 업무를 표기하여 주시기 바랍니다.(주력업 무 상위 3개) 구분 백분율 사례수 특허·실용신안·상표·디자인 출원 및 등록 57.28% 59 가처분 및 침해소송 손해배상 청구 33.98% 35 특허·실용신안·상표·디자인 감정서 작성 23.30% 24 심판청구대리·소송대리 48.54% 50 특허·실용신안·상표·디자인 분쟁 조정 16.50% 17 가치평가 41.75% 43 선행기술조사 분석 23.30% 24 기업의 특허관리 22.33% 23 권리분석 및 기술거래 48.54% 50 기타 2.91% 3 계 100% 103 - 19 - □ 기타 사항 (1) 의무연수제도 인식조사 ㅇ (인식조사) ‘의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움이 되었는지 표기하여 주시고 개선방안 등의 의견이 있으시면 기재하여 주시기 바랍니다.’라는 질문에 ‘예’라는 의견이 69.52%로 나타남 Q10. 의무연수제도가 변리사 역량 향상에 도움이 되었는지 표기하여 주시고 개선 방안 등의 의견이 있으시면 기재하여 주시기 바랍니다.

특허법상 모인(冒認) 법리 273 데 구체적 내용은 다음과 같다. 원고와 피고회사의 대표이사는 연구개발의 성과물에 대한 특허를 출원하여 공동발명 자로 되었다. 원고는 그 후 피고회사가 그 특허로부터 파생한 연구성과가 특허출원된 것에 대하여도 공동발명자라고 주장하였다. 그러나 법원은 원고가 대상 특허출원의 청구발명에의 실질적 기여를 증명하지 못하였기 때문에 공동발명자로 인정하지 않았 다.

"야. 화장실엔 내가 간다." 익희 녀석은 화장실에 있을 때가 가장 집중이 잘된다며 화장실로 들어갔다.

친구들과의 만남이 있은 일주일 후, 나는 다시 아르바이트 자리를 잡기위해 여러 곳을 알아보고 있었다. 특별히 무슨 일을 하기보다는 닥치는 대로 뭔가를 하려는 입장이라 그리 어렵지는 않았다.

"으헉! 무슨 노래방이 미사일을!" 퍼퍼펑! 프리라이트의 미사일 같은 공격은 곧바로 나에게 날아왔다. 감히 맞설 생각을 하지 못한 나는 급히 옆으로 몸을 굴렸다. 그러자 얼음조각이 튀어 오르며 빛줄기가 떨어진 곳이 깊게 패였다.

"잡았다!" 인어와 거리가 가까워진 나는 몸을 던지며 인어의 허리를 잡았다. 덕분에 인어와 나는 해변의 모래사장에 같이 넘어졌다. 여성의 허리를 잡았다는 묘한 느낌이 전해졌지만 지금은 그것보다 퀘스트 수행이 중요했다.

"버팔로 이상은 무리겠어." 버팔로는 무리를 지어 다니고 공격력이 강한 대신, 공격방법이 단순했다. 뿔을 이용해 상대를 밀어버리는 것이 유일한 공격수단이었다. 넘어진 상대를 짓밟고 가는 경우도 있지만 그것도 똑같은 공격패턴이었다.

"하아아압!" 스켈레톤의 손목을 잡은 한빛얼은 기합과 함께 상대방을 자신에게 끌어당겼다. 스켈레톤이 당기는 힘에 이기지 못하고 앞으로 달려오자 한빛얼의 스킬이 펼쳐졌다.

그러나 그 주장을 뒷받침할 증거는 없으며, 대상 발명에 관한 발명보고서에서 개발팀 장이 기재되어 있지 않음에 비추어, 상기 주장을 채택할 수 없다. 그러므로 공동발명 자 각자의 발명에 대한 기여의 정도는 균등하다고 인정하는 것이 상당하다고” 설시하 였다.667) 결론적으로, 법원은 원고의 지분율을 대상 발명 1-4 및 11에 대하여 50%; 대 상 발명 5~7 및 9에 대하여 33%; 대상 발명 8 및 10에 대하여 25%를 인정하였다.

25) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결; 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320(병합) 판결. 26) 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 「과학 기술법연구」 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.2., 27-28면(대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결에서는 ‘정당한 권리자의 출원 후 양도’라는 제한이 없는데, 종전 우리나라와 일본의 판례에 비해서는 완 화된 조건 하에서 정당한 권리자의 이전청구를 허용하고 있어 결국 정당한 권리자에 대한 실효적 보호를 강 화한 것으로 볼 수 있다는 견해). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 46 제, ④ 일정한 경우 모인특허를 피모인자와 모인자의 공유로 볼 수 있는지의 문제 등 이 있는데, 현재 우리나라의 법리는 이러한 문제들에 대해 분명한 답이 제시되어 있지 않은 것으로 보인다.

262) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 263) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”). 264) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992). 265) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 116 이전 연구원의 (이름은 몰라도) 존재는 알았다고 보아야 하며, 그 경우 공동발명자임 을 인정하여야 한다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시하였는데,266) 퇴직 연구원의 연구결과를 이 어받아 다른 연구원이 연구하는 것은 일상적으로 자주 발생하는 전(前) 연구원과 후 (後) 연구원이 연결되는 장면이라고 생각된다.

가. 착상 미국에서는 (기술적) 착상(conception)이 완성되는 순간 발명이 완성된 것으로 보 고,190) 그 순간 특허를 받을 수 있는 권리가 자동적으로 생성된다.191) 그러므로 착상에 기여하지 않은 자는 발명자가 아니다.192)193) 착상의 완성은 발명을 완성한 것을 말하 며,194) 발명을 완성하는 중간 과정은 착상을 향하여 나아가는 과정이라고 보아야 한 다. 그런 견지에서 착상은 발명의 완전한(complete) 형태를 가진 것이어야 한다.195) 착 상이 완전한 형태를 가진다는 말은 그 착상만으로 통상의 기술자가 발명을 용이하게 실시할 수 있다는 말이다.196) 예를 들어, 기계분야에서는 발명자가 그 착상을 도면으 로 표현하고 약간의 설명을 더하면, 통상의 기술자가 그 도면과 간단한 설명에 근거하 189) 저작권법에서도 그러하다. Tigran Guledjian, Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1300 (1999) (“Finally, each of the contributions from putative authors must be copyrightable on its own.”). 190) Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295 (Ct. Cust. & Pat. App. 1930) (“the complete performance of the mental part of the inventive act” and “the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 191) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in J oint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 83 (2012) (“This subjective component of invention is inherent in the idea of ‘conception,’ which is integral to establishing the moment when the invention became entitled to a patent.”). 192) Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004) (a person is a joint inventor “only if he contributes to the conception of the claimed invention”). 193) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 194) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994) (“Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the mental part of invention.”). 195) Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) (“the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 196) Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228 (“conception is complete . . . when the idea is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 105 여 발명의 효과를 확인하거나 실물로 구체화 할 수 있는 것이다. 그리고, 그러한 효과 확인작업이나 실물화작업은 발명과 무관하다.

그런데, (선택발명 등 특별한 발명을 제외하고는) 발명의 구조가 완성된 순간 발명이 완성된 것으로 보아야 한다. 그 후의 효과확인의 과정은 발명과는 무관한 것이다.

“I는 ‘Ｌ1≧４.５×Ｗ’의 관계식을 착상한 것으로 대상 특허발명의 기술사상을 보다 구체화한 것이고 특정한 것이다. I의 행위는 공지의 기술과 비교하여 특허성이 있는 부분을 추출하여 특허청구범위에 기재하는 명세서의 작성을 담당자가 하는 행위에 대 상 신고서를 기본으로 하여 대상 신고서에 기재되어 있지 않은 사항 즉 I 자체의 디젤 엔진의 연구개발경험에 뒷받침된 기술적 지식을 더해서 발명을 발전시켜, 보다 구체 적으로 명확하게 한 것이며, I의 공헌은 공동발명자로서의 공헌이라고 해야 한다. 그 러나 I는 ‘Ｌ１≧４.５×Ｗ’의 관계식을 예측하기에 이른 것은 대상 신고서에 기재된 원고의 실험결과에 근거한 것으로 대상 공헌이 원고에 비해서 크다고 할 수 없다.” 다) 지분율 산정 법원은 공동발명자 인정에 있어서 대상 특허발명의 청구범위를 기초로 하고 그 구 성요소 중 특허성이 있는 요소에 착상 및 구체화 단계의 공헌을 한 자를 발명자로 인 정하였다. 결론적으로 법원은 원고는 50%, H는 30%, I는 20%의 지분율을 가진다고 판시하였다.

독일 판례의 입장인 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단을 입법화하는 것도 한 방법이 될 수 있지만, 공동발명이 모인자 기여 사안에만 적용되는 것은 아니 며1013) 모든 공동발명 사안에 적용될 수 있는 ‘공동’의 구체적 의미를 입법적으로 명 확히 하는 것이 반드시 용이한 것도 아니므로 신중한 검토가 필요하다고 볼 수 있 다.1014) 나. 해석론(제99조의2 유추적용) 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구를 인정하 는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 일본의 견해를1015) 수 1011) 飯村敏明, 審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟における冒認出願に関する審理について, 竹田稔先生傘寿記念, 発 明推進協会, 2013, 41頁. 1012) 대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2013.05.24. 선고 2011다57548 판결. 1013) ① 갑의 발명(A+B)을 을이 적법하게 개량하여(예를 들면, 출원 공개로 지득한 후) 개량발명(A+B+C)을 한 경우 발명(A+B)와 개량발명(A+B+C)의 관계는 이용관계로 처리하면 문제가 없을 것이다. 반면, ② 갑의 발명 (A+B)을 을이 모인하여 개량발명(A+B+C)을 한 경우, 발명(A+B)과 발명(A+B+C)이 분리하여 권리화 가능한 경우가 아니고 발명(A+B+C)에 갑과 을의 공동기여가 인정될 경우 갑과 을의 공유로 처리하고자 하는 것이 주된 목적이므로 ①의 경우와 ②의 경우를 구분하여 ②의 경우만 공동발명 또는 공동발명에 준하는 것으로 처리할 수 있는 정의 규정 마련이 필요할 것이다.

도둑길드의 하부 조직은 매우 다양했다. 매춘길드, 소매치기 길드, 강도 길드, 어새신 길드, 모험자 길드, 용병길드, 노동자 길드, 등의 하부 길드를 거느리고 있었다. 도둑길드는 범죄조직이라기 보다 그 어떤 것보다 이윤을 추구하는 곳이었다. 도둑길드는 이윤을 위해서라면 그 무슨 일이라도 태연히 저지르는 곳이 었다.

“잠을 자던 사자가 깨어났으니 아슈르가 고생 좀 하겠는걸!” 카르 판 케미쉬 레반트 군단 제독은 제도(帝都)에 있는 현 옐리언츠 기사단 단장 태양의 기사 아슈르 반 바니 폰 팔을 생각했다. 옐리언츠 기사단 출신인 케미쉬 제독은 친구인 아슈르가 그에게 어떤 생각을 가지고 있는지 너무도 잘 알고 있었다. 그리고 그 친우가 옐리언츠 기사단을 지지기반으로 제위를 노리고 있다는 사실도 알고 있었다. 바로 그것 때문에 케미쉬 제독과 같이 그를 지지하는 자 몇몇 군단에 사령관으로써 복부하고 있었다.

-푹! -컥! 미쳐 형 한스의 움직임을 따라잡지 못하고 아직 단 아래에 있던 볼프는 육중한 갑주를 걸친 체 땅에 떨어져 정신을 못 차리는 기사의 목을 따버렸다. 순식간에 기사마저 죽임을 당하자 남아있는 병사들이 달아나기 시작했다.

-쩔렁, 쩔렁, 쩔렁…………. 파워햄에게 촌장이라고 불렸던 드워프는 드워프특유의 뒤뚱거리는 걸음걸이로 자신만한 짐을 등에 지고 뛰고 있는 여행자를 보면서 혀를 찼다.

“이유가 뭐냐?” 볼프는 형의 살기 넘치는 눈빛과 낮게 깔리는 목소리에 오한을 느끼며 자신이 들은 대로 말했다.

“내가 얼마나 잠들어 있었지?” “사흘, 사흘 동안 깨어나지 못했어!” “그런가? 잘 들어내겐 시간이 얼마 없어!” “라혼은 무슨 그런 말을…….” “쉿! 나는 지금 무척 힘들어 말을 끊지 마!” 그리고 라혼의 유언 아닌 유언이 시작되었다.

“부관 피해상황을 보고해라!” “각하, 죽은 병사는 얼마 되지 않지만 다친 병사들이 많습니다.” “다시 한번 정확하게 파악해봐!” “옛!” 나이트 테바론은 다쳐서 신음하는 병사들을 보면서 아무래도 자신이 당한 것 같다는 생각을 지울 수가 없었다. 이런 추격전에서 승리하려면 병사들의 인내 심과 체력이 문제였다. 이런 전쟁 아닌 전쟁은 가벼운 상처도 나중에 심각해 질 수 있었다. 상처가 있다는 것만으로도 운신이 무척 힘들 것이기 때문이었다.

*** 마고제국에 생긴 신생한스왕국은 힘든 겨울을 보내고 결국 봄까지 살아남았다. 신생한스왕국은 크리스털 캐슬이 최근에 시작한 워프우편을 통해 스웨야드 공작이 아닌 시드그람 제국의 원로원과 황제 앞으로 친서를 보내왔다. 생각하기에 따라서 공식적인 친서로 받아들이느냐 마느냐부터 문제시 되는 친서를 두고 원로원 의원들끼리 공방이 가열되고 있었다. 만약 이것을 친서로 인정하게 되면 겉으로는 신생한스왕국을 도와 전쟁을 해야 할지도 모르고 속으로는 최근 혜 성처럼 나타난 크리스털 캐슬의 이그라혼에게 힘을 실어주는 꼴이 되기 때문이었다. 그가 최근 스웨야드 공작에게 원로원 의석에 대해서 의사를 타진했다는 것 은 정계에선 이미 공공연한 비밀이었다. 가뜩이나 워프 게이트로 수송되는 막대한 양의 군단 보급품 때문에 그의 입김이 커졌는데 이제는 제국의 공문서까지 그의 손에 맡기는 꼴이 된 것이다. 속 사정이야 어떻던 겉으로는 제국차원에서 신생한스왕국을 새로운 제국의 일원으로 받아들여 돕느냐 아니면 마고제국의 내부문제로 취급하느냐가 문제였다.

"그런데, 이대로 그에게 복수하러 갈 생각인가?" 난데없는 소리에 시리안은 눈을 크게 떴다. "죽고 싶지 않으면 발설하지 않는 게 좋을 거야." 토야시는 입이 막힌 터라 뭐라 대답을 하지 못했다. 온몸을 비틀다가 순간 입을 크게 열었 다. 그리고는 네유린의 손가락을 왁! 하고 깨물었다.

"어느새……밤인가." 초봄에 이르렀는데도 아직 한기가 가시지 않았는지 입술을 타고 하얀 입김이 가득 흘러나 왔다. 돌연 몸이 떨리는 감촉에 리카는 잠에서 깨어나 작은 두 손을 꼭 쥐고 눈을 비비적거 렸다.

순간 흠칫한 느낌이 세 사람의 온몸을 타고 전율로 퍼져 나갔다. 그에 따라 눈이 크게 떠 졌다. 분명 누군가가 이곳을 향해 다가오고 있었다. 끝없이 느껴지는 심오하고도 거대한 마 나, 아무래도 실버드래곤 시루란스인 듯했다.

"으으으!! 인간 주제에 날 화나게 하는 군!!" 화가 났는지 싸이클로프스는 대검을 움직이던 두 손을 멈추고 갑자기 온몸에 힘을 주었다. 불사조 피닉스와 비견되는 은빛 새. 그 거대한 새의 눈에서는 마치 아무런 감정도 존재하 지 않는 듯 차가운 냉기만이 발산되었고, 입가에선 '씨익. 씨익.' 하얀 연기가 흘러나왔다. 또 한 몸 전체는 얼음으로 어루어져 더욱더 삭막한 분위기를 자아내었다.

하얀 볼에 빨간 자국이 생겨졌다. 끼유는 한동안 반응이 없었다. 그러다 천천히……천천히 고개를 앞으로 돌렸다. 끼유의 눈은 발칵 뒤집혀져 있었고, 입에서는 씨익! 씨익! 김이 뿜어 져 나오고 있었다.

하얀 하늘이 어느덧 붉게 물들더니 이내 어둠으로 잠식된다. 그런 와중 검은 구름 사이로 밝은 그믐달이 떠오른다. "전혀……. 상대방이 있는 곳을 전혀 모르니 나로서는 어쩔 도리가 없다." "짐작 가는 곳도 없는 건가?" "그래." "흐음…." 데카르트는 신음을 흘렸다. 그렇다면 이대로 정처 없이 떠돌아다녀야 한다는 얘긴데…. 고 민하는 그의 머릿속으로 순간 무엇인가가 떠올랐다.

라혼은 백호문의 수문대장이 된지 한 달이 다 되갈 때쯤 처음으로 설화에게서 [텔레파시 메시지Telepathy Message]가 날아들었다.

“젊은 놈이 예의가 없구나! 내 수도 받아보아라. 빙옥수(氷玉手)!” “이놈! 옥녀등공(玉女謄空)!” 라혼은 나이를 들먹이는 노파들을 말을 귓가로 흘리며-나이로 따지면 라혼이 가장 연장자다.― 그동안 비무를 받아주며 가장 많이 익숙해진 보법(步法)을 펼쳐 그들의 공세를 미묘하게 피하고 빙옥수를 전개한 노파에 손을 잡아갔다. 빙옥수를 전개한 교운파파(敎云婆婆) 치호연(置呼然)은 놈이 빙옥수의 옥녀진기 무시하고 자신의 손목을 금나수법(擒拏手法)으로 잡아오자 기겁하며 피하려 했으나 몸이 허공에 떠있고 워낙 창졸간에 벌어진 일이라 어찌할 수가 없었다. 라혼은 노파의 차갑기 그지없는 손을 잡고 흡성대법(吸性大法)의 흡진기(吸眞氣) 수법으로 그녀의 옥녀진기를 흩어버리고 [플레쉬 투 스톤Flesh to stone:석화]주문을 시전했다. 옥녀심공 같은 현공(玄功)을 익힝 고수에게는 저주계열인 [플레쉬 투 스톤Flesh to stone]주문이 걸리지 않기에 일단 옥녀진기를 흩어버린 것이다.

‘이곳에도 서방님의 백호영 같은 군사들이 있는 건가?’ 무림맹의 무사들이 포위망을 완성시키자 투기를 발상하기 시작했다. 그러자 그때야 그 기운을 느낀 응소매가 설화의 소매를 잡아당겼다.

“뭐라고 부를까? 그렇지 원석(元石)이라 부르면 되겠군.” 그리고 8일간 나타영주와 영을 잇는 작업을 시작하여 결국 소기의 목적을 이루었다. 그러나 생각했던 것보다 원석의 힘이 훨씬 강했다. 그래서 역석을 활성화 시키는데 에만 사용하기엔 다소 아깝다는 생각이 들었지만 지금은 그것 이외의 필요한 곳은 없었다.

“모군사님, 나오셨습니까?” “수고하네, 별다른 일은 없었겠지?” “예, 정립천하군의 움직임으로 보아 아직까지도 우리의 움직임을 알지 못하는 것 같습니다.” “좋아, 계속 수고해주게!” 모원은 자신에게 인사를 건네 오는 초문(貂文)에게 격려의 말을 하고 지도위에 늘어놓은 말들을 살폈다. 초문은 수인으로 족제비였다. 그는 원래 입지성의 관리로 정립천하군이 입지성까지 들이치자 입지성을 빠져나와 을주 적오성에서 소일하다 자신이 적을 두고 있던 백수회의 요청에 따라 태회진에 임관한 사내였다.

그것은 빠른 쾌속선 위주의 해적선들이 규모가 큰 배를 노략질하는 데에도 주로 사용되는 방법이었다. 그러나 그것은 어디까지나 배안에 있는 상품을 손실 없이 노획하려는 해적들의 이야기고 만약 적을 섬멸하려는 목적을 가진 수군이 그 방법을 사용한다면 배 밑에 구멍을 뚫어 침몰시키는 수도 생각할 수 있었다. 그런 인치노인의 생각이 맞는다는 것을 증명이라도 하듯이 흑선의 충각(衝角)이 물밑에 있는 것을 확인 할 수 있었다.

“흐엑!” “됐어 그들은 모두 물러난 것 갔군. 살인멸구할 생각은 없었던 모양이야!” “저, 정말입니까?” “살인멸구할 생각이었다면 불을 질렀을 거야!” “그, 그럼?” “여기라고 화기가 침입 못 할 것 같나?” 비밀창고라고 하지만 어차피 나무로 만들어진 곳이었다. 손님의 말대로 그들이 불을 질렀으면 꼼짝없이 통구이신세를 면치 못했을 것이다. 라혼은 싸움이 벌어졌던 식당으로 가서 널브러진 병졸들의 시신을 확인했다. 모두 급소에 치명상을 입고 숨이 끊어진 상태였다. 상처를 살피던 라혼은 다른 건 몰라도 정확히 급소를 베거나 찌른 솜씨에 감탄했다.

“어서어서 서둘러라. 성내에 짐승들을 모조리 주살해야 할 것이야!” 냉면철한 범패는 어수선한 범궁을 걸어 대전에 해당하는 내궁으로 들어섰다. 그러자 범패를 반갑게 맞이하는 장수가 있었다.

“주군!” “고학 오랜만이군.” 출진주비에 바쁜 라혼에게 현재 하남천원군의 군무(軍務)를 맡고 있는 고학이 찾아왔다.

설화는 아직 12세의 어린 아해(兒孩)였기 때문이었다.

① 체인의 핀을 표준 체인보다도 돌출시켜 사이드커버부에 당해 핀을 감합시키기 위한 핀 감합공을 마련하고 있다.

影山光太郎론의 단점은 복잡하다는 것 외에도, ① 착상과 구체화에 대하여 틀린 이 해에 바탕한다는 점, ② 공동발명자가 되기 위하여 주관적 요건이 필수적이라는 점 등 이 제시된다.

대상 발명 7의 발명자는 P4, P23 및 P3이고 원고는 발명자가 아니다.

부정경쟁행위(카목)의 경우 성과(타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등)를 보호대상으로 하며, 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하 는 행위가 부정경쟁행위(카목)에 해당한다.

기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항과 원 고의 발명은 원심 판시와 같은 구성 및 효과의 차이가 있다고 인정되므로, 원심의 위 와 같은 인정, 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제 이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에 서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발 명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공 동발명자로 인정하는 것이 바람직한가? 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를 하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위 한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자; ② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정 어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한 정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여 를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명 704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999). 705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 248 의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저 한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대 한 향후 연구가 필요하다.708) 라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려 하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연 구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은 협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀 은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고 오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한 자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.

906) UK Patent Act Section 7 (“(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another. (2) A patent for an invention may be granted (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person. (3) In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means the actual deviser of the invention and ‘joint inventor’ shall be construed accordingly. (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.”). 907) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 76頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 349 ④ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명에 대한 특허출원의 위탁을 받은 자가 자기명의로 특허출원한 경우 ⑤ 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자의 특허출원 전 에 해당 직무발명을 한 종업원이 자기명의로 특허출원한 경우 ⑥ 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자의 일방만이 자기명의만으로 특허출원한 경 우 나. 모인출원 특허의 거절 무효 모인의 존부는 특허출원의 심사에 있어서 심사관에 의해 인정판단되는 것은 아니 지만, 권리부여절차에 있어서 특허청장(히어링 오피스)에 의해 인정판단될 수 있고, 특허법은 제8조 제2항에서 특허청장이 특허부여 전의 권리부여 절차에서 해당 특허출 원에 관하여 예를 들면 출원의 거절을 명할 수 있다고 규정하고 있다.908) 재판례 및 학설상, 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 되어 야 한다고 해석되고 있다.909) 즉, 모인 판단 시 청구항만을 검토하는 것이 아니라 발명 의 핵심(heart)을 파악하는 접근법을 취하고 있는데, 출원 전 단계에서 모인이 문제되 는 경우도 있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경 (일반적으로 감축)되기 때문이다. 발명의 핵심은 하나 이상 있을 수 있으며, 모든 청구 항이 각각 별개의 핵심으로 인정되어야 하는 것은 아니다.910) 나아가 모인의 존부의 908) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 90頁. 한편, 모인의 기준 시는 특허출원시가 아니라 특허부여 전의 판단 시 또는 특허부여 시 라고 해석되며 또한, 특허청장은 특허부여 전의 권리부여 절차에서 당해 특허출원에 관하여 예를 들면, 출원 인 명의변경을 명하거나, 출원의 거절을 명하거나 기타 적당한 조치를 명할 수 있으므로 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차에서 정당한 권리자로의 출원인 명의변경을 명한 경우에는 당연히 당해 출원의 거절이유는 문제로 되지 않게 된다.

결합 발명의 경우 모인자 기여 부분과 피모인 부분이 최종 결과에 인과관계가 인 정되는 한도에서만 평가되어야 한다. 일정한 경우 모인자 기여 부분이 사소한 것이라 면 위와 같은 평가의 결과 정당한 권리자의 단독 발명으로 인정될 것인 반면, 피모인 부분이 출원 또는 특허 발명에 주목할 만한 기여를 하지 않은 경우 모인자 단독 발명 에 해당할 것이다.

⑥ 피고 김영배는 관련 형사사건에서 ‘피고 회사가 2006. 2.부터 2007. 6.경까지 슬롯다이 기술을 개발․연구하였 고, 연구개발비 2억 원가량을 소요하였다’고 진술한 바 있다.

① 다른 연구원이 인지하지 못한 과제를 특정하거나 해결한 자(identified or solved an unrecognized problem within the team) ② 다른 연구원이 해결하지 못한 과제를 해결한 자(solved a problem that other collaborators could not) ③ 미미하지 않은 장점을 더한 자(added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate) ④ 다른 연구원이 보유하지 않았던 기술을 보유한 자(??)(possessed skills that other members did not have) 5. 공동발명자 여부와 모인 모인대상발명이 a인데 대상 발명이 (a와 다른) b인 경우 모인대상발명자가 b 발명 의 발명자가 될 수 없다.278) 저촉심판에서 청구인의 청구가 인용되기 위해서는 모인대 상발명과 모인발명이 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.279) 갑의 a를 착상하고 277) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 408-09 (2013). 278) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2004)(모인대상발명이 이방향 (two-way) 스풀밸브인데, 대상 특허발명이 삼방향(three-way) 스풀밸브이어서 두 발명이 다르다고 판단한 사 례). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 120 경우 청구항 처리 ① 1항: a + b o 공동발명자 불인정의 경우 - 을이 a 착상의 주인공이 아니므로 33조(발명자 요건) 불충족 o 공동발명자 인정의 경우280) - 공동특허권자 지분 인정 ② 1항: a 2항: b o 1항 특허와 2항 특허로 특허를 2개로 분리하는 방안 o 을이 보유한 특허에 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안281) ③ 1항: a 2항: b 3항: a + b o 3개 특허로 분리하는 방안, 즉, 1항은 갑이 단독특허, 2항은 을이 단독특허, 3항은 갑과 을이 공동특허 o 1개 특허로 유지하되 갑을 공동특허권자로 추가하는 방안 ④ ? <표 10> 갑이 a를 착상하고 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가한 경우의 처리 을이 그 착상을 모인한 후 b 착상을 추가하는 경우도 아래 표와 같이 여러 경우가 발 생할 수 있다. 특히, ③의 경우에 3개 특허로 분리하는 방안은 입법론적으로도 갈 길 이 멀다고 생각되고, 현실적으로는 1개 특허에서 갑을 공동특허권자로 추가하면서 지 분율을 책정해야 할 것이다.