서양사> [간밤TV] ‘뭉쳐야찬다’ 어쩌다FC, 전지훈련서 꽃피운 뭉쳐야 사는 남다른 팀워크 | 군포철쭉축제

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 35 보호 대상 위반 행위 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받 을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었 거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다. 성과 타인의 상당한 투자나 노력으 로 만들어진 성과 등 <부정경쟁행위(카목)> 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영 업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타 인의 경제적 이익을 침해하는 행위 하도급법 기술자료 (합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자 료, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서 아래 어느 하나에 해당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 시공 또는 제품개발 등을 위 한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산ㆍ영업활 동에 기술적으로 유용하고 독 립된 경제적 가치가 있는 정보 ① 정당한 사유 없는 기술자료 제공 요 구 ② 기술자료 유용 - 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기 술에 대한 특허권, 실용신안권을 선점하 거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는 경 우(공정위 심사기준 예시) 상생협력법 기술자료 (물품등의 제조 방법, 생산 방 법, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 아래 어느 하나에 해 당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 제조ㆍ생산방법과 판매방법 등 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 ① 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 ② 기술자료의 임치를 요구한 수탁기업 에 불이익을 주는 행위 ③ 위탁기업이 위 ① 또는 ②의 행위를 한 경우 해당 수탁기업이 그 사실을 관 계 기관에 고지하였다는 이유로 수탁· 위탁거래의 물량을 줄이거나 수탁·위탁 거래의 정지 또는 그 밖의 불이익을 주 는 행위 중소기업기 술보호법 중소기업기술 (중소기업 및 중소기업자가 직 접 생산하거나 생산할 예정인 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산 <중소기업기술침해행위> ① 공공연히 알려져 있지 아니하고 합리 적인 노력에 의하여 비밀로 관리되는 중 소기업기술(침해대상 중소기업기술)을 부 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 36 보호 대상 위반 행위 ㆍ보급 및 사용에 필요한 독립 된 경제적 가치를 가지는 기술 또는 경영상의 정보) 정한 방법으로 취득ㆍ사용 또는 공개(비 밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 을 포함한다)하는 행위 ② 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 알고 침해대상 중소기업기술을 취 득ㆍ사용 또는 공개하는 행위 ③ 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 중대한 과실로 알지 못하고 침해대 상 중소기업기술을 취득ㆍ사용 또는 공 개하는 행위 관련 법률 위반행위에 대한 제재 부정경쟁방지법 ① 부정경쟁행위 금지청구권(제4조 제1항) (부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예 방을 청구할 수 있음). ② 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임(제5조) (고의 또는 과실 에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ③ 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복(제6조) (법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해 된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해 배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ④ 부정경쟁행위 등의 조사 등(제7조) (특허청장, 특별시장·광역시 장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시 장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로 는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영 업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사 하게 할 수 있음). ⑤ 위반행위의 시정권고(제8조) (특허청장, 시·도지사 또는 시장· 군수·구청장은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위가 있다고 인정되 면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 <표 3> 기술탈취 관련 법규(위반행위에 대한 제재 비교) 한편, 각 법규에 규정된 위반행위에 대한 제재를 비교해 보면 다음과 같다.

1) 미국 법리 미국에서도 발명자는 (공지요소가 아니라) 신규사상을 창출하여야 한다고 본다 .456)457)458) 선행기술을 제공한 자는 발명자가 되지 못한다.459) 공동발명자라고 주장하 joint conception is who conceived, as that term is used in the patent law, the subject matter of the claims at issue.”). 450) Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004) (a person is a joint inventor “only if he contributes to the conception of the claimed invention”). 451) Trovan, Ltd. v. Sokymat S.A., Irori, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002) (“to compare the alleged contributions of each asserted coinventor with the subject matter of the properly construed claim to then determine whether the correct inventors were named.”). 452) Sherry L. Murphy, Determining Patent Inventorship: A Practical Approach, 13 N.C. J. L. & Tech. 215, 235 (2012) (“Therefore, unless it is a situation where it is quite clear who the inventor or co-inventors will be, the decision of who to include as the inventors of the application should be saved until after a claim set is in place.”). 453) Ultra-Precision Mfg., Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2005). 454) George M. Sirilla, How the Federal Circuit Clarified the “Muddy Concept” of Joint Inventorship, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 509, 509 (2009). 455) Mark A. Lemley, Point of Novelty, 105 Nw. U. L. Rev. 1253, 1261–62 (2011) (“And the law properly denies inventorship claims from people who contribute only knowledge found in the prior art. In doing so, the law focuses on the point of novelty: those who contribute new claim elements are inventors; those who contribute claim elements from the prior art are not.”). 456) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998) (novel aspect). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 162 는 자의 기여가 선행기술에 이미 존재하였다는 이유로 공동발명자를 인정하지 않은 판결로는 Swanson v. Alza,460) Elmotec v. Visteon,461) Eli Lilly v. Aradigm462) 등이 존재 한다.463) Pannu v. Iolab 판결에서 CAFC는 공동발명자가 되기 위해서는 대상 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상이어야 한다고 설시하였다.464) 어 떤 아이디어가 공개되고 그 공개된 아이디어를 바탕으로 누군가 발명을 하게 되면, 그 아이디어를 제공(공개)한 자는 발명자가 되지 못한다.465) 미국 판례에서 ‘창작적인 공헌(original contribution)’을 한 자를 발명자로 본 사례 가 있는데,466) 그 창작적 공헌의 의미가 신규사상의 창작의 의미와 다르지 않다고 생 각된다. 청구항을 기준으로 하면서도 청구항의 공지구성요소가 아닌 신규사상에의 공 헌을 기준으로 발명자를 판단하여야 한다고 주장한 2007년 정차호 교수의 논문이 있 다.467) 일본에서도 동일한 입장을 밝힌 글이 있다. 지재고재가 청구항의 기술적 사상 을 기초로 발명자를 판단한다고 설시한 바 있으며,468) 나아가 발명자는 청구항을 기준 으로 판단하며, 그 구성요소 중 특징적 부분에 기여한 자라고 설시하였다.469) 457) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 96 (2012) (“It would seem that a collaborator who contributed nothing more than information or designs well known in the art would not qualify as an inventor unless the application of that prior art to the problem at hand would have been nonobvious.”); at 102 (“One does not invent merely by repeating public information or using ordinary skills; the contribution must go beyond well-known prior art.”). 458) Bd. of Educ. ex rel. Bd. Of Trustees of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 333 F.3d 1330, 1340 (Fed. Cir. 2003) (“general knowledge regarding the anticipated biological properties of groups of complex chemical compounds is insufficient to confer inventorship status with respect to specifically claimed compounds.”). 459) Sherry L. Murphy, Determining Patent Inventorship: A Practical Approach, 13 N.C. J. L. & Tech. 215, 229 (2012) (“Explaining concepts that are well-known and found in textbooks does not rise to the level of inventive contribution.”). 460) Swanson v. Alza Corporation, 2015 WL 1304436, *7-*14 (N.D. Cal. 2015). 461) Elmotec Statomat, Inc. v. Visteon Corp., 2009 WL 1034929, *3–*4 (E.D. Mich. 2009). 462) Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004). 463) 유사한 판결들을 모아놓은 자료: Robert A. Matthews, Jr., 4 Annotated Patent Digest § 26:119 (“Not joint inventor if only contribute what is already in the art”). 464) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 465) Sherry L. Murphy, Determining Patent Inventorship: A Practical Approach, 13 N.C. J. L. & Tech. 215, 230 (2012) (“Generally, once an idea becomes public knowledge, the person it originated from cannot be said to contribute to conception of any idea built thereupon.”). 466) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967). 467) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 670면. 468) 知的財産高等裁判所 平成20. 7. 17. 平成19(ネ)第10099号 判決. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 163 2) 일본 법리 진정한 발명자로 되기 위해서는, 해당 청구범위에 기재된 특허발명의 구성 가운데, 종전의 기술적 과제의 해결 수단과 관련되는 부분(발명의 ‘특징적 부분’)의 완성에 현 실에 관여하는 것이 필요하다.”470) 다른 글은 그 ‘특징적 부분’을 “기존기술의 문제를 극복하고, 신규성·진보성을 가진 부분”이라고 설명한다.471) 그렇다면 발명자가 되기 위해서는 진보성에 기여하는 요소에 기여하여야 하는가? <일본 디자인 사건에서 신규사상을 기준으로 판단한 사례> 디자인의 공동창작자 판단에서도 기존 선행 디자인과의 차이점을 강조하는 사례가 존재한다. 일본 오사카지재지방법원의 직무디자인 보상금 청구사건에서472) 실내에 설 치하여 빨래를 거는 빨래걸이대 디자인등록 4건에서 제1창작자로 기재된 직원이 회사 를 상대로 소를 제기하였다. 원고는 그 당시 개발팀장이었고, 대상 디자인의 개발을 위하여 원고, 개발팀의 직원, 생산팀의 직원, 외부 디자인전문업체 대표 등이 참가하 여 약 1년 동안 여러 디자인 후보를 검토, 수정하여 최종 디자인을 결정하였다. 법원 은 (원고가 자신이 진정한 창작자임을 증명해야 한다는 법리를 전제로) “원고가 디자 인의 방향성을 구체화 하는데 기여한 점은 맞지만, 기존 디자인과 차이가 나면서 수요 자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증 거가 없다”는 이유로 원고를 진정한 창작자로 인정하지 않았다.473) 선행디자인에서 469) 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決. 470) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一 外2, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“真の発明者とさ れるためには、技術的思想の創作行為に現実に関与すること（創作的関与）が必要である。そして、ある発明に つき特許がされるのは、出願時点において新規かつ進歩性のある発明を公開した代償であって（中山信弘編 『注 解特許法上巻（第3版）I 230-240頁（青林書院、2000年））、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は従来 技術では解決できなかった技術的課題を解決し得る新規なものとして、具体的構成をもって公開された解決手段 にあるものである。そうすると、真の発明者とされるためには、当該特許発明の特許請求の範囲に記載された発 明の構成のうち、従前の技術的課題の解決手段に係る部分（発明の特徴的部分）の完成に現実に関与することが 必要である（三村・前掲）。”) 471) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 103頁(“① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題 を克服し，新規性・進歩性を有する部分で，当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し，次に ②当該発明が完 成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行ったかを認定し，発明者である と主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢 献したと認められる場合”). 472) 平成29年10月12日 言渡 平成27年(ワ)第8271号(職務意匠に基づく対価等請求事件). 473) 가산직무발명전문블로거, “제품 디자인의 개발과정 중 수차례의 디자인개발회의에 임직원 다수가 참여하고 외부 디자인전문업체도 참여하여 최종 디자인을 확정하고 등록한 경우 – 진정한 디자인 ..”, 2018. 8. 17. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 164 차용한 내용은 그 자체로는 새로운 창작으로 인정되기 어렵다. 그런데, 선행디자인 A 또는 그 일부와 선행디자인 B 또는 그 일부를 끌어와서 그 두 디자인의 결합으로 새 로운 심미감을 도출하는 디자인을 창출하였다면 그 끌어옴과 결합을 한 자는 진정한 창작자로 인정될 것이다.

나) 관련 판례 앞서 본 바와 같이 정당한 권리자가 모인에 관한 특허를 유효한 것으로 하여 돌려 받는 것은 미국특허법에서는 인정되지 않지만, 계약위반, 영업비밀침해라고 하는 주 법상, 형평법상의 구제를 받고자 특허권의 권리귀속이 다투어진 사례는 있다.830) ① Kennedy v. Hazelton, 128 U.S. 667 (1888) 특허권 양도청구를 부정한 연방대법원 판례로서 Kennedy 사건이 있다. 이 사안은, 비발명자에 의한 특허출원의 양도를 받은 정당한 권리자인 피고에 대하여, 원고가 계 약에 기초하여 특허권의 양도를 구한 사례에 있어서, 비발명자가 한 특허출원은 후에 발명자에게 양도되었다고 하더라도 특허무효라는 것은 변함없다고 하여, 원고에 대한 형평법상의 구제를 부정하고, 보통법상의 손해배상청구의 가능성만을 인정한 사안이 다. 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙에 따른 판 결이다.

즉, 독일 특허법 제4조 제3항에 따르면, 특허출원의 본질적 내용이 모인된 경우 해 당 특허출원인은 특허를 받을 수 없다. 이와 같은 요건이 충족되는지 여부는 출원 내 891) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 63-64頁에 소개된 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER의 인터뷰 내용에 기초한 것 이다.

다시 정리해서 말하자면, 影山론에 따르면 발명자 인정의 판단요소는 발명을 구성 하는 원리 및 모델이 있는데, 원리 및 모델의 독창성(창작성)을 고려하여 각 중요도를 대비해서 판단하여야 한다. 이러한 인정기준은 원리 및 모델의 2단계 중 어느 한 단계 의 기여를 기준으로 하는 것을 명확하게 제시하고 이는 발명자 및 후술한 공동발명자 인정 체계의 출발점이 된다고 주장한다.150) 2) 공동발명자의 법리 가) 공동발명 및 공동발명의 유형 공동발명의 개념 공동발명에서도 상술한 발명에서와 같은 影山론의 2단계설을 적용한다. 공동발명 이란 “복수의 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가 지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의한다.151) 그 정의에 따라서 발 명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 주관적 관여는 주관 적 측면이라고 한다.152) 객관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건 148) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“原理を考えた着想からモデ ルの設定の予測が極めて容易な場合には、モデルの設定者は発明者とならないと考えられる（例、p.269の事 案）。”). 149) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“。なぜならば着想、着想の 具体化とも、オリジナリティ（創作性）が認められるべきものであるが、上記の場合、モデルの設定には、オリ ジナリティが認め難いからである。発明者認定の基準としてのモデルの設定にはあたらないともいえる。後に p.102〜で、発明を構成する原理とモデルの各価値から、原理とモデルのウェイトについて考えるが、上記の場 合、原理に比し、モデルのウェイトが極めて低いケースとも考えることができる。その意味で原理モデルの価値 の裏付けは、原理・モデルのオリジナリティといえる。”). 150) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34-35頁(“ー般の発明者認定の基準 は、上記原理、モデルの2つの段階のいずれかへの寄与を基準とすることにより議論が明確化する。以上は、筆者 の発明・共同発明の成立及び発明者、共同発明者認定の体系の出発点となる。”). 151) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 152) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“この定義のうち、（4）「発 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 92 이 된다.153) 구체적으로 객관적 측면 및 주관적 측면을 제시한다.

① 법원은 직무발명신고서 및 특허공보의 기재에 추정력을 부여하지 않고, 발명에 실질적으로 기여한 정도를 평가하여 지분율을 책정하였다. 다만, 그 기재에 원고가 먼 저 기재되어 있었다는 사실을 참고하여 원고의 지분율을 조금 높게 책정하는 정도로 기재를 활용하였다.

2004년 3월 16일 피고는 원고에게 편지를 송부하였으며, 그 편지는 피고가 제공한 기술이 원고의 276특허에 기여하였을 것이라고 주장하였다. 2004년 4월 7일 원고는 276특허의 발명을 원고가 독자적으로 개발하였으며 피고의 기술을 유용하지 않았다 고 주장하였다. 2004년 4월 21일 피고는 원고에게 또 다른 편지를 송부하였으며, 그 편지는 원고의 특허가 피고의 출원을 인용하여야 한다는 점과 원고가 재심사를 청구 하여야 한다는 점을 주장하였다. 2004년 5월 7일 원고는 피고의 주장을 받아들이지 않 으며 재심사를 청구하지 않는다고 답변하였다.

- 그에 미치지 못하는 착상은 (미완성 발명과 같이) 발명으로 나아가는 중간체이 다. 4) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결(90%) 법원은 당사자간 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동발명자로 기재되어 있다고 인정한다. 즉 공보의 기재에 따라 그 두 명을 대상 고안의 공동발명자로 인정한 것이다. 그리고 인정된 증 거의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 242 고와 E가 수행한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정한 사례이다.