도어록 _ 인천 아파트 건설현장서 20대 일용직 노동자 추락사 | 군포철쭉축제

(출처 : 네이버 지식백과, 네이버 국어사전, 일본 도로교통법) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 369 - 이륜자동차 (원동기 부착 자전거 제외)를 동일한 분류(47)로 판단하고 자전거(48)와는 다른 분류코드를 부여하였음. ○ 비교분석결과 - 한국에서는 자동차와 오토바이가 모터를 이용하여 동력을 공급하므로 작동방식이 동일한 것으로 판단 하여 유사한 상품으로 판단한 반면에, 일본에서는 자전거와 오토바이의 형상이 유사하므로 동일한 분류 코드를 부여한 것으로 추정됨. - 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 유사군이 부여된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 오토바이와 자전거는 상품의 형상이 조금 유사한 일면이 있으나, 서로 작동방식이 다르고, 면허의 취득 필요성 유무가 구분되며, 도로교통법상 오토바이가 이륜자동차로 구분되는 점 등을 감안하면, 현행분 류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. (4) 타이어, 튜브 vs 견인차, 하역용 삭도/ 항공기와 그 부품 및 부속품/ 자동차와 그 부품 및 부속품/ 이륜자동차, 자전거의 부품 및 부속품/ 튜브 또는 타이어 수리용 접착성 고무 패치 ○ 한국은 타이어, 튜브(G3708)를 단일 유사군으로 구분한 반면에, 일본에서는 이와 관련된 상품을 견인 차, 하역용 삭도(09A03), 항공기와 그 부품 및 부속품(12A02), 자동차와 그 부품 및 부속품(12A05), 이륜자동차, 자전거의 부품 및 부속품(12A06), 튜브 또는 타이어 수리용 접착성 고무 패치(12A72) 등 으로 세분화하였음 KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G3708 타이어, 튜브 09A03 牽引車, 荷役用索道 견인차, 하역용 삭도 12A02 航空機並びにその部品及び附 属品 항공기와 그 부품 및 부속품 12A05 自動車並びにその部品及び附 属品 자동차와 그 부품 및 부속품 12A06 二輪自動車・自転車並びにそ れらの部品及び附属品 이륜자동차, 자전거의 부품 및 부속품 12A72 タイヤ又はチュ ブの修繕用 ゴムはり付け片 튜브 또는 타이어 수리용 접착성 고무 패치 <표 225> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제12류) - 타이어, 튜브 vs 견인차, 하역용 삭도/ 항공기와 그 부품 및 부속품/ 자동차와 그 부품 및 부속품/ 이륜자동차, 자전거의 부품 및 부속품/ 튜브 또는 타이어 수리용 접착성 고무 패치 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 370 - ○ 상품의 속성 - ‘타이어’ 등과 관련된 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - ‘타이어’ 등에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 타이어 전문업체에 의해 제조 및 거래되는 확 인됨. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 고무 타이어(625)를 수송기계기구와 다른 분류체계로 판단하였음. 일본의 표준 상품분류에서도 고무 타이어와 튜브(111)를 수송기계기구와 다른 분류체계로 판단하였음 ○ 비교분석결과 - 한국에서는 상품의 재질 및 품질을 기준으로 분류한 반면에, 일본에서는 용도를 기준으로 판단함. - 이는 분류기준을 적용하는 관점의 차이로 인해 상이한 유사군이 부여된 것으로 판단됨. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 타이어는 각 수송기계기구에 장착하여 사용하는 상품이지만, 완성품 형태로 거래되고 있고, 제조 및 생 산부문 또한 수송기계기구의 분야와는 구분되어 있으므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다 고 판단됨. ☞ 타이어(tire) 1. 자동차, 자전거 따위의 바퀴 굴통에 끼우는 테. 주로 고무로 만들며 안쪽에 압축 공기를 채워 노 면에서 받는 충격을 흡수한다.

60 법원과 다수설이 납세액 공제에 대하여 부정적인 이유는, 만약 피고가 납세액을 비용으로 공제받게 되면 56 A & M RECORDS, INC. v. Abdallah, 948 F. Supp. 1449 (C.D. Cal. 1996) 는 피고가 원고의 저작권 과 상표권을 침해하여 무단으로 음악이 녹음된 카세트 테이프를 판매한 사건이다. 이 사건에서 피고는 자신의 매출에서 공제해야 할 비용을 전혀 입증하지 않았음에도 불구하고 법원은 대략 50% 의 비용이 발생한 것으로 추산하여 50%를 비용으로 공제하였다.

라. 피고의 비용 공제 영국 법원은 침해 이익 반환 관련하여 원고는 순이익을 청구할 수 있으며 공제되는 비용 과 관련해서는 1) 특허 프로세스와 관련이 없는 것으로 보이는 모든 비용 및 그것으로부 터 제조된 제품의 판매 관련 비용은 공제가 가능하며 2) 특허 공정 및 제품의 판매에만 관련된 모든 비용은 청구가 허용되며 3) 특허 공정 및 그에 의한 상품의 판매와 관련된 비용 그리고 다른 제품의 제조 및 판매와 관련한 비용이 있는 경우에는 전자와 후자 간 에 배분되어야 하는 원칙이 적용된다고 하였다.

실제로 문제가 된 사건에서 Georgia-Pacific 법원은 원고와 피고가 경쟁관계에 있기는 하 지만, 원고와 피고가 경합하는 목재 제품 시장에는 다른 경쟁자들도 많기 때문에, 피고의 침해품으로 인하여 원고의 매출이 상당 부분 감소되었다고 보기 어렵고, 따라서 침해자 의 이익을 원고의 실손해를 산정함에 있어 증거적인 요소로도 사용할 수 없다고 보았 다.

참 고 문 헌 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 500 - 1. 단행본 나종갑, 미국상표법연구, 한남대출판부, 2006 문삼섭, 상표법[제2판], 세창출판사, 2004 송영식, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1997 송영식․이상정․황종환, 이대희, 김병일, 지적소유권법(하), 육법사, 2013 오세중, 의장법․상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 최덕규, 상표법[전정판], 세창출판사, 1999 최성우, OVA상표법, 한국특허아카데미, 2005 ______, 주제별 상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 특허청 해외지식재산권보호센터, 중국상표제도, 2007 특허청, 상표심사기준, 2018 ______, 상품서비스업 유사군 코드 해설집, 2014 ______, 상품․서비스업 유사군 코드 해설집, 2007.10 ______, 상표심사편람, 2008 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2008.9 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2018 ______, 서비스표 심사 세부처리 지침 및 요령, 2002 ______, 서비스표 심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정서비스업 분류의 세분화 연구, 2009 ______, 상표심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정상품 분류의 세분화 연구, 2010 특허심판원, 상표판결문요지집(1988～1997), 1998, 6 __________, 상표판결문요지집(2001년), 2002. 10 __________, 상표판결문요지집(2003년), 2004.5 __________, 상표판결문요지집_2호, 2001, 4 __________, 상표판결문요지집 Ⅴ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅵ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅶ, 2006.2 __________, 상표판결문요지집 Ⅷ, 2007.2 __________, 상표판례요지(2004년) __________, 상표판례요지(2006년) __________, 상표판례요지(2007년) 日本特許庁, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제9판 기준), 2008 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제10판 기준), 2015 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제11판 기준), 2018 통계청, 한국표준무역분류, 2018 日本總務省, 표준상품분류, 2018 대법원, 법고을(2009판), 2009 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 501 - 2. 논문 및 연구보고서 박균성,김재광, 프랑스와 일본의 도로교통법, 2002.12., 한국법제연구원 박정수, 서비스업 유사군 코드 세분화방안, 특허청 서비스표심사팀, 2009 곽선미, 지정서비스업의 유사판단 관련 검토,특허청 서비스표심사팀, 2007.12 한국지식재산연구원, 상품유사판단기준 재정립방안에 관한 연구, 특허청, 2008 김기홍, 효율적인 국제상표심사를위한 상품분류체계 개선방안, 특허청 국제상표심사팀, 2007 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편계획, 2006.3.2 특허청 상품서비스업분류연구회, 상품서비스업분류 및 유사판단기준 개선방안에 관한 연구, 2005.1 장현옥, 상품심사의 정확성제고방안, 상표ㆍ디자인 심사쟁점연구보고서, 특허청, 2008. 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편 계획, 2006.3.2. 한국산업안전보건공단, 청력보호구의 착용방법 및 관리에 관한 지침, 2014.11, 기술표준원, 전기용품안전기준, 2007 식품의약품안전처, 의료기기 안전성정보지, 2016.7 식품의약품안전처, 의료기기 품목의 소분류 및 등급 제정공고안, 2015 김경욱, 상품분류제도에 관한 연구, 배재대 법무대학원 석사학위논문, 2003 박성태, 상표법상 상품, 서비스업 및 상표의 유사에 관한 고찰, 충남대 특허법무대학원, 2005.2 이흥규, 일본상표법제에 관한 연구, 국제지식재산연수원 국제특허연수부, 2005.9 財団法人 知的財産研究所, 「類似商品・役務審査基準」における商品・役務の類否関係の見直しに係る諸 問題についての調査研究, 日本特許庁, 2008 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 이화여자대학교 산학협력단 발 간 등 록 번 호 11-1430000-001673-01 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 편찬기관│특허청 김지수 과장 산업재산보호정책과 이형원 사무관 산업재산보호정책과 수행기관│이화여대 산학협력단 이원복 교수(이화여대 법학전문대학원) 권태상 교수(이화여대 법학전문대학원) 임유정 변호사(법무법인 한얼) 발행일 │ 2018 년 11 월 발행처 │ 특허청 산업재산보호정책과 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4 동 전화. (042)481-5842 팩스. (042)472-1360 이용허락 유형 표시 마크 이용허락범위 [제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지 - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 KIPO 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 v 목 차 I. 서론..................................................................................................................................1 1. 연구의 목적..........................................................................................................................3 2. 연구의 범위 및 방법...........................................................................................................3 가. 비교법적 문헌 고찰...............................................................................................................................................3 나. 인터뷰 및 자문 회의 ............................................................................................................................................3 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도.........................................................................5 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁.................................................................................7 2. 법적 성격..............................................................................................................................7 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ..............................................................................................................7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위..................................................................................8 3. 실무에서의 적용 ..................................................................................................................9 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위.................................................................................................9 나. 이익의 의미 ...........................................................................................................................................................10 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸..........................................................................................................................11 4. 제도 운용상 문제점.............................................................................................................11 III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도..........................................................13 1. 미국 .....................................................................................................................................15 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제............................................................................................................15 나. 디자인 특허법.......................................................................................................................................................20 다. 상표법.......................................................................................................................................................................23 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................26 마. 소결...........................................................................................................................................................................28 2. 영국 .....................................................................................................................................29 [관련 판례].....................................................................................................................................................................29 가. 영국의 침해자 이익반환제도..........................................................................................................................30 vi 나. 특허법.......................................................................................................................................................................40 다. 상표법.......................................................................................................................................................................42 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................45 마. 소결...........................................................................................................................................................................48 3. 독일 .....................................................................................................................................49 [관련 판례].....................................................................................................................................................................49 가. 특허법.......................................................................................................................................................................49 나. 상표법.......................................................................................................................................................................58 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................59 라. 소결...........................................................................................................................................................................63 4. 일본 .....................................................................................................................................64 가. 특허법.......................................................................................................................................................................64 나. 상표법.......................................................................................................................................................................71 다. 침해로 얻은 이익액의 산정............................................................................................................................72 라. 소결...........................................................................................................................................................................77 5. 중국 .....................................................................................................................................77 가. 특허법.......................................................................................................................................................................78 나. 상표법.......................................................................................................................................................................82 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................85 라. 소결...........................................................................................................................................................................87 6. 대만 .....................................................................................................................................87 가. 특허법.......................................................................................................................................................................87 나. 상표법.......................................................................................................................................................................93 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................94 라. 소결...........................................................................................................................................................................95 IV. 침해자 이익 반환 제도의 재구성 ...........................................................................97 1. 필요성..................................................................................................................................99 vii 2. 개정안 및 설명 ..................................................................................................................99 가. 침해자 이익 반환에 관한 외국법의 규정.................................................................................................99 나. 개정안.....................................................................................................................................................................103 다. 개정안에 대한 설명..........................................................................................................................................104 3. 가능한 이론적 근거의 검토 .......................................................................................... 109 가. 준사무관리............................................................................................................................................................109 나. 손해배상................................................................................................................................................................111 다. 법정 구제수단 또는 부당이득 .....................................................................................................................119 4. 개별 쟁점......................................................................................................................... 123 가. 과실에 의한 침해시의 적용..........................................................................................................................123 나. 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이의 인과관계.............................................................................125 다. 공제 가능한 비용..............................................................................................................................................127 라. 입증책임................................................................................................................................................................129 5. 실효성 제고를 위한 부수적인 조치............................................................................. 130 가. 증거 개시..............................................................................................................................................................130 나. 회계 전문가 의견..............................................................................................................................................133 별첨: 해외 침해자 이익법리 관련 법조항 ................................................................ 135 I. 서론 2 3 1. 연구의 목적 ⚫ 현행 특허법 제128조 제4항의 “침해자 이익의 손해 추정” 규정은1 악의의 침해자라고 하더라도 특허권자의 손해를 한도로 하고 이를 초과하는 이익 은 침해자가 그대로 보유할 수 있으므로, 특허권의 침해를 오히려 조장한다 는 비판이 있음. ⚫ 그러한 비판적인 입장은 침해자의 이익을 손해로 추정할 경우 특허권자의 손해를 한도로 하지 말아야 한다는 특허법 개정안을 제시하고 있음. ⚫ 이 연구는 현행 특허법 제128조 제4항의 개정을 통하여 특허권자의 손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 특허권자의 손해로 추정 또는 의 제하는 법률 개정안의 이론적/실무적 타당성을 살펴본 후, 구체적인 법률 개정안을 제안하고자 함. 2. 연구의 범위 및 방법 가. 비교법적 문헌 고찰 ⚫ 미국/영국/독일/일본/중국/대만 등 외국 주요 국가의 문헌을 통하여 이들 국가에서 침해자의 이익을 지적재산권자에게 귀속시키는 법적 근거, 법원의 해석 및 학계의 연구를 살펴봄. ⚫ 외국 주요국가에서는 ”침해자의 이익 반환”이 손해배상액 추정의 한 방법이 아니라 손해배상(damages)이나 금지청구(injunction)와는 별개인 부당이득반 환(restitution)2이나 준사무관리라는 제3의 구제방법(remedy)에 터잡고 있는 것으로 파악되므로, 필요한 범위 내에서 각국의 부당이득반환(restitution) 제도와 준사무관리 제도의 일반적인 내용도 검토가 필요함. 나. 인터뷰 및 자문 회의 1 디자인보호법 제115조 제3항 및 상표법 제110조 제3항 역시 동일한 취지의 규정을 두고 있음. 이에 대한 논의는 동일하므로, 이하에서는 특허법 제128조 제4항을 “침해자 이익의 손해 추정”의 대표조항으로 언급하고자 함. 2 영미법의 restitution이 대륙법의 부당이득반환제도와 정확하게 일치하지는 않으나 제도의 취지 라든가 쟁점이 상당 부분 유사하므로, 이 두 가지를 하나의 제도로 취급하되 각 국가별 차이점은 각론에서 자세히 살펴보기로 함. 4 ⚫ 지적재산 침해소송에 관여하는 외국 법조인들 및 실무가들로부터 침해자의 이익 반환 제도에 관한 경험과 문제점 청취 ⚫ 특허법 제128조 제4항을 대체하는 침해자의 이익 반환 규정 개정안에 대한 국내 학자들과 실무가들의 의견 청취 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도 6 7 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁 ⚫ 특허법은 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정되기 전에 특허법 제156 조는 “① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다 ② 특허권자는 선의무무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없 다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다”와 같이 규정하고 있었으며 이 와 같이 제156조 제2항에 의하여 일정한 요건하에 침해자에게는 금전손해배상의 면제가 가능하였음. ⚫ 이와 같이 개정전에는 손해배상액의 산정에 대해서 규정을 두지 않고 있다가 일 본의 1959년 개정법의 영향을 받아3 거의 유사한 형태로 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 개정되면서 제128조를 신설하여 제1항에서 침해자 이익을 손해액으 로 추정하는 규정과 제2항에서 실시료 상당액을 손해액으로 삼는 규정을 두게 되어 종전의 제156조 제2항과는 달리 특허권자에게 손해액의 증명에 관하여 편 의를 부여하게 됨으로써 특허권자의 손해배상의 청구가 용이하게 해주는 형태로 개정이 되었다고 볼 수 있음. 4 ⚫ 이후 특허법 제128조는 다시 2001년 2월 3일 법률 제6411호로 개정되어 현행 제2항(당시 제1항)이 신설되어 침해자가 양도한 상품의 수량에 피해자의 단위수 량당 이익액을 곱하는 방식으로 계산한 금액을 손해액으로 삼을 수 있게 되었고 1990년도에 신설된 침해자 이익을 손해액으로 추정하는 제1항은 현행법상 제4항 에 위치하게 되었음. 5 2. 법적 성격 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ⚫ 건해의 대립: 제128조의 제4항의 법적 성격과 관련하여, ① 제128조 제4항을 타 인의 특허권을 침해하여 얻은 이익의 전부를 특허권자에게 반환하도록 하는 것 이라는 견해로 독일 판례에 의하여 무체재산권의 침해로 인한 불법행위에 특별 3 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 149, 158. [이러한 일본의 개정과정에 대해선 독일에 서 인정되는 손해액 계산으로부터 영향을 받아 변형된형태로 도입된 것이라고 한다(,(),,,] 4 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 5 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 8 히 인정되어 온 침해자 이익의 반환방법으로 보는 이익반환설, ② 침해자 이익을 특허권자의 손해액으로 추정하는 경우 특허권자의 손해액에 관한 입증의 어려움 을 해결할 수 있다고 하며 손해액의 범위에 관한 추정의 의미만을 가지고 손해 발생의 추정은 아니므로 특허권자는 이 규정을 적용받기 위해 손해발생사실을 입증해야 한다고 하는 입증편의설, ③ 특허법 제128조의 입법과정을 볼 때 단순 한 손해배상액 편의규정으로 볼 것이 아니라 입증편의 이상의 손해배상의 범위 에 관한 특칙으로서 의미를 가진다고 보는 손해평가설, ④ 입증편의설에 대해서 특허권자가 특허침해로 인한 손해에 대해 아직 명확한 정의나 구체적인 산정기 준이 존재하지 않기에 침해자의 이익도 특허권의 침해가 없었다면 존재할 수 없 는 이익이며 특허권 침해가 없다면 특허권자가 동일 이익을 누릴수 있을 것이라 는 가정에서 보면 침해자의 이익도 특허권자의 손해가 무엇인지를 설명해 주는 하나의 예시적인 손해개념규정설의 대립이 있음. 6 ⚫ 검토: 이 가운데 입증편의설에 대해서는 손해배상액의 산정에 있어서 일부 요건 에 관하여 입증 부담을 완화하는 것을 곧 증명편의를 제공하는 것으로 해석하는 것에 대해 동어반복일 뿐이라는 비판이 있고 또한 최근에는 특허법 제128조 제4 항은 차액설에 입각하여 특허권자의 손해액을 계산하는 규정이기보다는 특허권 자의 손해를 어느 정도까지 추정 혹은 간주하여 특허권 침해를 억제하는 성격도 갖고 있다고 보고 판례가 부동산에 대한 불법점유의 경우 소유권자에게 항상 손 해가 있다고 보는 이론구성을 취해 온 점에 비추어 볼 때 특허권 침해의 경우에 도 유사한 이론구성이 가능하다고 하여 특허법 제128조를 특허권자의 손해액 평 가하는 규정으로 보아야 한다고 하는 손해액 산정의 평가기준설이 유력하나, 입 증편의설이 종래의 다수설임. 7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위 ⚫ 견해의 대립: 특허권자 혹은 전용실시권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 동 안에 권리자는 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용하여 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됨. 이에 대해서는 ① 권리자 실시 필요설, ② 제128조 제2항에 대해서 '특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었 6 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 7 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 9 다면 판매할 수 있었던 물건'의 해석을 '특허침해품과 경쟁관계에 있는 특허권자 의 제품'으로 확대하여 해석하고 있는 수정설, ③ 독일의 규범적 손해론을 주장하 면서 시장기회의 상실이라는 개념을 주장하는 시장기회 상실설, ④ 실시불요설 등이 있음. 8 ⚫ 판례 및 검토: 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결에서 '특허법 제128조 제2항 규정(현행법 제4항)은 (중략) 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 입증하는 것으로 충분하다' 고 하여, '특허발명의 실시가 있어야만’ 손해가 발생한다고 판시한 바 없음. 결론 적으로 특허권의 본질은 특허발명이라는 기술에 대한 독점적인 권리라는 점이 특허권의 본질이며 기술독점상태가 훼손된 경우 인과관계를 산정하기가 어려운 데 특허권자는 제128조 제4항, 제5항 어느 것이나 선택하여 손해배상을 청구할 수 있는 것으로 보는 기술독점훼손설이 타당하다고 봄. 9 3. 실무에서의 적용 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위 • 추정의 성질: 특허법 제128조 제4항의 ‘추정’에 대해서는 반증으로 입증해도 충분 하다는 견해와 본증으로 입증해야 한다는 견해가 대립함. 검토하면 특허법 제128 조 제4항의 추정에 대해서 일부복멸을 인정해야 하는지가 문제의 핵심으로 동 규 정은 특허권자의 손해를 금전적으로 평가하는 차원에서 적용되는 평가규범이라고 해석하는 것이 옳다고 할 것이며 금액의 일부복멸을 허용하는 손해평가설이 다수 설임. 10 • 추정의 범위와 인과관계의 추정: 손해의 발생 자체는 추정되지 않고 특허권자가 입증해야 하는 부분이라는 것이 대다수의 견해이며 이는 판례(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831)의 태도임. 11 또한 인과관계 추정 관련하여 특허법 제128조 제4항은 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하 8 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,167-171. 9 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,171-180.. 10 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,217-219. 11 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 220. 10 는 것이라고 해석하는 것이 다수의 견해이며 대법원(대법원 1992. 2. 25. 선고 91 다23776)도 동일한 취지에서 판시함. 12 나. 이익의 의미 ⚫ 이익의 의미와 범위: 특허법 제128조에서 말하는 이익이란 특허기술을 독점함으 로 인해 특허권자가 누리는 모든 재산적 가치를 의미하며 침해자가 특허발명을 무단으로 실시함에 따라 얻는 모든 이익이 특허법 제128조 제4항의 이익에 포함 되며 그 범위는, ① 모든 비용을 공제한 순이익으로 해석하여야만 한다는 순이익 설, ② 공제되어야 하는 비용을 침해자가 증명하지 않는 경우에는 총이익액을 가 지고 손해액으로 인정할 수 있다는 총이익설, ③ 변동경비만을 공제해야 한다는 한계이익설도 주장됨. 최근 대법원(2008. 3. 27. 선고 2005다75002)은 한계이익설 을 취한 듯한 태도를 보임. 13 • 판례의 경향: ① 서울고법 1996. 8. 28. 선고 95나9060 판결은 원고회사의 영업이 익률을 7.608 퍼센트로 산정하고 피고들의 침해제품 판매금액에 위 원고회사의 영업이익률을 곱한 금액을 손해배상액으로 인정하였고, ② 서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호 판결은 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련 제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비를 공제하는 방식을 제시하였으며, ③ 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결은 소득세법 제80조 제3항, 시행령 제143조 제3항을 참조하여 ‘침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액-침해제품에 관 련된 주요경비(매입비용+임차료+인건비)-(침해제품 매출액 x 기준경비율 15%)’의 공식을 이용하여 손해배상액을 산정함. 12 대법원은 구 상표법 제37조 제2항에 관한 것이지만 '권리자는 침해자가 취득한 이익을 증명하 면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 증명할 필요가 없다’고 판시함. 13 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 225-233. [대법원은 ‘상표권자는 침해자가 상표권 침 해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침 해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구할 수 있다’고 판시함.] 11 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸 ⚫ 권리자가 침해자의 이익을 주장 증명하면 그것은 권리자의 손해액으로 인정받게 되어 침해자가 이를 복멸하지 않는 한 침해자로서는 그 금액을 권리자에게 배상 하지 않으면 안 됨. 침해자가 얻은 이익 모두 특허침해로 인한 것은 아니고 그 밖에 침해자의 자본, 영업능력, 선전광고, 상품의 품질, 제조기술, 상표, 디자인 등 여러가지가 있을 수 있으며 이러한 사유들은 추정 복멸 사유가 될 수 있음. 14 ⚫ 제2항의 손해액의 증명에 의한 제4항 추정의 복멸 문제: 침해자는 특허법 제128 조 제2항의 금액을 증명함으로써 제4항의 추정을 일부 복멸할 수 있는지 문제되 는데, 이를 인정한다면 결국 권리자에게 마련된 여러 제도 중에서 유리한 제도를 선택할 권리를 박탈하는 것으로 채택하기 어려움. 반대로 원고가 제2항을 주장함 에도 피고가 제4항의 적용을 주장할 수 있는지와 관련해 대법원은 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결에서 원고가 제4항의 적용을 주장하지 아니하는 이상 법 원이 적용할 수 없다는 취지로 판단한 바 있음. 15 4. 제도 운용상 문제점 ⚫ 실제 특허침해소송에서 제128조 제4항의 추정 규정을 적용하여 구체적인 손해배 상액을 산정하는 것은 용이하지 아니함. 침해자가 자신의 자료를 제출하지 아니 하는 것이 주된 이유이기는 하나, 자료제출명령이나 비밀유지명령 등을 통하여 자료가 제출된 경우에도 실제로 ‘침해자의 이익’을 구체적으로 산정하기 어렵다 는 것이 원인임. 14 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 233-235. 15 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 236-238. III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도 14 15 1. 미국 ⚫ 원상회복과 부당이득에 관한 3차 리스테이트먼트는 위법행위에 의해 취득한 수 익의 환수에 관한 일반법리를 규정함. 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제 미국의 특허법은 침해자의 이익을 특허권자에게 배상시키는 명문의 규정을 두고 있지 아 니하다. 이는 상표법이나 심지어는 실용 특허와 동일한 법령에 포함되어 있는 디자인 특허법에서 침해자의 이익을 특허권자에게 배상하도록 하는 명문의 규정을 두고 있는 것 과 대비된다는 점에서 특이하다.

침해자 이익에서 “일반 비용”(一般成本)이 공제될 수 있으며 이는 기업의 관점에서 특허 제품을 생산하고 판매하기 위해 소비해야 하는 생산 및 관리비용을 의미한다. 이 경우 일반비용은 고정비(근로자 임금, 광고투자, 장비손실 등) 및 변동비(유틸리티 등)으로 세 분화가 가능한데 이러한 비용은 침해자 자신의 사업 투자에 속한다고 보므로 특허기술로 부터 기인했다고 할 수 없다.

314 일반비용에 대한 공제는 산업계의 평균비용을 기준으로 하며 일반 비용을 공제한 후 남 은 이익은 침해이익으로 간주할 수 있다. 즉, 산업계의 평균비용을 공제해야 하며 침해자 의 구체적인 생산 및 관리비용은 공제 기준이 될 수 없다. 이 때 원고가 피고의 재무 정 보를 얻을 필요는 없지만 일반 산업 표준에 따라 계산할 수 있으며 이는 증명 부담을 줄 인다고 볼 수 있다.

☞ 패드(pad) 액체 흡수용, 특정 부위 보호용 등으로 쓰이는 부드러운 물질 ☞ 열전기(Thermoelectricity, 熱電氣, ねつでんき) 성질이 다른 금속 선을 양단에서 접합하여 루프 회로를 만들고, 두 접합점에 온도 차를 주면 루프 전류가 흐른다. 이 현상을 열전기라고 한다.