여성지갑 _ [장덕진의 정치시평]비례정당과 갈등의 전략 | 군포철쭉축제

Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고 상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였다.562) 만약, 갑, 을 및 병의 세 명의 연구원이 각자 독립적으로 연구한다고 생각하였고 서로의 존재를 모르는 상태에서 회사의 특허팀 담당자가 그 3명의 연구결과를 묶어서 하나의 발명으 로 형성한 경우, 그 발명의 발명자는 누구인가? 이 사안에서 갑, 을 및 병은 각자가 단 독발명자가 될 수 없다고 가정한다. 만약, 이 상황에서 갑, 을 및 병의 공동발명자성을 인정하지 않게 되면 이 발명은 발명자가 없는 발명이 된다. 어미 없는 아이가 되는 것 이다. 그러한 (발명자가 없는 발명이라는) 불합리를 방지하기 위해서라도 공동발명자 판단에 엄격한 주관적 요건을 적용하여서는 아니 된다. 이 사안에서는 회사(의 특허팀 담당자)가 각 발명자를 연결시키는 연결고리(connection)가 되고 그 연결고리로 인하 여 그 3명이 공동발명자가 될 수 있는 것이다. Kimberly-Clark v. P&G 법원은 공동발 명자이기 위해서는 어떤 ‘연결고리’(connection)가 필요하다고 설시한 것으로 이해된 다.563) 다. 사례연구: Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 판결564) Kimberly-Clark(이하 ‘K-C’)과 Procter & Gamble(이하 ‘P&G’)는 일회용 기저귀 시 장에서 경쟁하였는데, 양 회사가 보유한 특허의 우선권을 판단하는 저촉(interference) 심판이 진행되었다. P&G가 보유한 (일회용 기저귀의 샘 방지용 날개(flap)) 특허의 발 명자로 Lawson이 기재되어 있었는데, P&G는 그 특허발명의 발명일을 앞당기기 위한 목적으로 그 Lawson 외에 P&G의 다른 두 연구원인 Buell 및 Blevins를 공동발명자로 추가해달라고 청구한다. Buell이 공동발명자로 인정되는 경우, P&G 특허의 발명일이 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) (“Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the ‘element of joint behavior’ can be satisfied.”). 562) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 913 (Fed. Cir. 1992). 563) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 917 (“quantum of collaboration or connection”). 564) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 189 훨씬 앞당겨질 수 있었다. 그런데, Lawson은 Buell을 만난 적도 없고 통신한 적도 없 고 심지어 Buell의 연구결과를 보지도 못하였다. 이러한 사안에서 법원은 “두 발명자 가 접촉하지 않았으며 서로의 연구를 완전히 알지 못하는 경우 공동발명자가 될 수 없다”고 설시하였다.565) 대상 판결은 공동발명자가 되기 위해서는 두 발명자 사이에 최소한의 연결고리가 존재하여야 한다는 법리를 제공한다. 두 발명자가 서로의 일에 대해 전혀 인지하지 못한 경우는 공동발명이 인정될 수 없다.

다음으로 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통 상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 구체적으로는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 에 대해 제33조의2를 신설하여 제1항에서는 공동발명의 경우에 대해 규정하고, 방안 3-1의 내용(공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우)은 제2항에 규정하는 것이다. 여기에서 ‘공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우’는, ① 주관적 공동은 결여되어 있지만 객관적 공동은 인정되는 경우(2명 이상이 공동 창작의 의사 없이 발명의 완성 에 공동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)를 일반적으로 규정하는 방안과, ② 모인 상황에만 적용되는 경우(무권리자와 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 발명에 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)로 제한적으로 규정하는 방안이 가능할 것인데, 위 ①, ② 방안 중 ②의 경우 앞서 본 ‘방안 1’의 내용과 사실상 차이가 없게 된다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우, ① A2은 모인 출원 특허에 해당하지 않으므로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 발명 A2는 모인발명에 해당하지 않기 때문에 甲과의 공동발명 여부가 문제되지 않아 乙 단독의 권리로 되게 되는데 이러한 결론이 타당한지는 의문이다. 왜냐하면 발명 A2에 대한 실질적 기여는 乙이 아닌 甲에 의해 이루어진 것이기 때문이다. 즉, 발명자 판단 기준 (실질적 기여)과 모인 판단 기준(협의의 실질적 동일성)을 달리 함으로 인해 발생하는 문제라고 볼 수 있다.

다) 知財高判 平成19年7月30日(平18(行ケ)10048号) [可塑性食品の移送装置] (三村 재 판장)800) <사안의 개요> 피고는 발명의 명칭을 가소성식품의 이송장치(可塑性食品の移送装置)로 하는 특허 제3504043호의 특허(평성 7년 11월 22일 출원, 평성 15년 12월 19일 설정등록. 이하 이 특허를 ‘본건 특허’, 그 출원을 ‘본건 출원’이라 한다)의 특허권자이다. 본건 출원의 출 원인은 피고이며 그 출원서에는 발명자로서 피고의 대표이사인 Y의 성명이 기재되어 있다. 원고는, ① 본건 발명 1 내지 3은 원고의 대표이사인 X를 발명자로 하는 발명이 며, 본건 특허는 X로부터 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않고 이루어진 특 허출원에 대하여 된 것이므로 특허법 제123조 1항 6호의 규정에 따라 무효로 되어야 하거나 혹은, ② 본건 발명은 아라이(荒井)를 공동발명자로 하는 발명이며 본건 특허 는 공동발명자인 X와 공동하는 것 없이 출원된 특허출원에 대하여 이루어진 것이므로 동조 1항 2호의 규정에 따라 무효로 되어야 하는 것이라고 주장하였지만, 심결은 본건 발명의 발명자가 X라고는 인정되지 않고, 또한 본건 발명의 공동발명자로서 X가 존재 한다고 하는 것도 불가하므로 특허를 무효로 할 수 없다고 판단하였다.

IP Innovation v. Red Hat 판결에서 법원은 을(후행 연구자)이 갑(선행 연구자)의 존재 를 인지하였고, 갑의 연구결과를 이어받아 연구한다는 사실을 알았으므로 그 둘이 공 동발명자라고 보았다.547) Ultra-Precision v. Ford 사건에서는 원고(Ultra-Precision)의 종업원과 피고(Ford)의 종업원이 개량제품의 개발을 위해 협력한 후, 피고가 특허출원한 발명에 대하여 원고 가 그의 종업원이 공동발명자라고 주장하였는데, 법원은 원고 종업원이 발명의 특징 적 사상에 기여하지 않았다는 이유로 그들을 공동발명자로 인정하지 않았다.548) 공동 발명자 사이의 연결고리는 주관적 요건에 해당하고 발명에 대한 실질적 기여는 객관 적 요건에 해당하는데, 법원은 적어도 후자가 충족되지 않은 것으로 보았다.

나. 공동발명자의 인정기준 실무에서 다음 2가지 요소로 공동발명자인지 여부를 판단한다.

공동발명자 간의 지분율을 산정하는 (실무에서 도움이 될 수 있는) 방법은 影山光 太郎(카게야마 코우타로우) 이론이 주목된다. 그 이론은 발명의 과정을 원리를 정립하 는 단계 및 그 원리를 실현하기 위한 모델을 설정하는 단계로 나누고 그 두 단계에 창 작적 기여를 한 정도를 고려하여 지분율을 산정하게 한다. 다소 이해하기 어렵다는 점, 기여의 정도를 판단하기가 명확하지 않다는 점 등이 그 이론의 단점으로 지적될 수 있으나, 적어도 화학분야의 발명에 대해서는 동 이론을 적용할 여지가 있다고 평가 된다.

공동발명자 법리를 넓게 운용한다는 점 및 미국의 not-all-claims 원칙을 받아들인 다는 점을 명확하게 하기 위하여, 특허법 제33조를 다음과 같이 개정할 것을 제안한 다.

사. 출원 전체 또는 특허 전체를 기준으로 하는 공동발명자 판단 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.247) 하나의 출원에 청구항이 100개 가 있는데, 그 중 하나의 청구항에라도 신규사상을 기여한 자는 공동발명자가 되는 것 이다.248) 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 243) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 244) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 245) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.

68) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 684면. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 68 II. 일본의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 1. 발명자의 인정기준 일본에서 발명자가 자연인이라는 기본적 명제를 말하며, 직무발명 보상금 소송에 서 공동발명자 사이의 지분율이 중요하다는 점을 말하는 글이 존재한다.69) 그러나, 작 금은 중요성을 인지하는 단계가 아니라 그 중요한 쟁점을 해결할 수 있는 방안을 제 시하여야 할 단계이다. 그럼에도 불구하고 일본에서 조차 아직까지 해결방안을 제시 하지 못하고 있는 것으로 보인다. 공동발명자 인정이 쟁점이 되는 사건은 예를 들면, “모인출원에 관한 소송, 직무발명 보상금 청구소송, 발명자 지위의 확인, 발명자의 기 재의 보정 청구 등 소송 또는 특허권침해소송에 권리 불행사의 항변” 등이 있다.70) 그 렇게 여러 소송에서 공동발명자 인정이 중요함에도 불구하고 그 판단 법리는 아직 정 립이 되지 않고 있다. 이하에서는 먼저 ‘발명자’를 판단하는 일본의 법리를 살핀다.

2) 단순한 검증자 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決에서 단순한 검증자는 공동발명자가 아니라고 제시하였다. 그리고 본 판례에서 법원은 공동발명자의 개념을 우선 정의하 여 판단한다. 원고는 피고회사의 요청으로 제약영역의 연구개발에 참가하게 되었다.